Un lion rugit et les marques sonores sont dorénavant enregistrables

Un lion rugit et les marques sonores sont dorénavant enregistrables
mars 29, 2012
Auteurs : Jonathan Burkinshaw
L’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) a annoncé hier qu’à compter de maintenant les demandes d’enregistrement
de marques de commerce qui consistent en des sons seront acceptées. Cette annonce indique le renversement d’une politique de
longue date à l’OPIC et fait suite à la récente ordonnance prononcée par la Cour fédérale en appel de la décision de l’OPIC de
refuser la demande d’enregistrement présentée par Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp. (MGM) de sa marque qui consiste en un son
de « lion rugissant ». L’ordonnance de la Cour, rendue avec le consentement de l’OPIC, rejette le refus de l’OPIC et demande à
MGM de fournir à l’OPIC un enregistrement électronique de la marque.
La demande de la marque sonore du « lion rugissant » (No 714314) a été publiée hier aux fins d’opposition et un enregistrement de
cette marque sonore peut être écouté dans une section spéciale de la base de données sur les marques de commerce de l’OPIC (un
lien vers cette section a été placé sur la page d’accueil de la base de données). Il est cependant actuellement impossible d’effectuer
des recherches de marques sonores dans cette base de données.
L’énoncé de pratique publié hier par l’OPIC précise qu’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce qui consiste en
un son devrait : 1) indiquer que la demande vise l’enregistrement d’une marque sonore; 2) contenir un dessin qui représente
graphiquement le son; 3) contenir une description du son; 4) contenir un enregistrement électronique du son. L’enregistrement
électronique du son doit être soumis en format MP3 ou WAVE, se limiter à 5 Mo et être enregistré sur un CD ou un DVD. Les
demandes de marques sonores ne peuvent être soumises que par voie d’une demande sur papier. Une marque sonore qui est
considérée comme étant utilitaire ou qui donne une description claire ou fausse et trompeuse fera l’objet d’une objection
conformément aux dispositions de l’alinéa 12(1)(b) de la Loi sur les marques de commerce (la « Loi »), mais une telle objection
pourra être écartée par le dépôt d’une preuve démontrant que la marque sonore a acquis un caractère distinctif.
L’OPIC avait rejeté la demande d’enregistrement de la marque sonore du « lion rugissant » en indiquant que cette marque ne
satisfaisait pas aux exigences du paragraphe 30(h) de la Loi, qui dicte qu’une demande d’enregistrement d’une marque de
commerce autre qu’une marque visant l’enregistrement de mots renferme un dessin de la marque de commerce et « le nombre, qui
peut être prescrit, de représentations exactes de cette marque ». L’OPIC était d’avis que les marques non visuelles ne pouvaient pas
être adéquatement représentées par des moyens visuels comme des dessins. Cependant, l’OPIC envisageait depuis longtemps de
moderniser son traitement des marques non traditionnelles et, en février 2012, l’organisme a demandé des commentaires
relativement à des modifications proposées au Règlement qui permettraient l’enregistrement de sons et d’autres marques non
traditionnelles (qui, nous désirons le souligner, n’auraient pas réglé l’obstacle créé par le paragraphe 30(h) de la Loi). Les exigences
relatives aux demandes d’enregistrement de marques de commerce qui consistent en des sons publiées dans l’énoncé de pratique
d’hier sont semblables aux propositions faites concernant les marques sonores. Mais puisque l’adoption de tout amendement à un
règlement peut nécessiter des mois ou des années, l’annonce d’hier constitue une très bonne nouvelle pour les titulaires de marques
qui désirent protéger leurs marques sonores au Canada.
Les titulaires de marques qui utilisent des marques qui consistent en un son ou qui envisagent d’utiliser de telles marques sont
invités à communiquer avec nous pour obtenir des conseils additionnels en ce qui concerne l’enregistrement de ces marques et être
au fait des autres répercussions que pourrait avoir l’annonce d’hier.
Jonathan Burkinshaw, B.A., M.A., J.D., est un avocat du cabinet Bereskin & Parr S.E.N.C.R.L., s.r.l. Il est membre de l’équipe des
Marques de commerce. Vous pouvez le joindre à Toronto en composant le 416.957.1623 ou lui écrire à l’adresse suivante :
[email protected].
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