01 Comment faire une recherche de marques au Chili?

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Comment faire une
recherche de marques au Chili?
FICHE TECHNIQUE
QUESTIONS
IMPORTANTES
01
Pourquoi cela est-il important?
02
La recherche de marques,
pas à pas
Comparing products
services
Comparing signs
03
Conseils pratiques pour votre
recherche de marques
01
Pourquoi cela est-il important?
——
Pourquoi cela est-il important?
La recherche de marques, pas à pas
Conseils pratiques pour votre recherche de marques
Liens d’intérêt et informations supplémentaires
Une entreprise peut faire une recherche de marque pour
plusieurs raisons, les deux motifs principaux étant cependant: d’éviter d’enfreindre une marque enregistrée au
préalable ou comme phase préalable à une demande de
marque.
Dans le premier cas, faire une recherche avant le lancement d’un nouveau produit peut économiser de nombreux
coûts d’actions en justice et de promotion, marketing ou
emballages.
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04
and
Liens d’intérêt et informations
supplémentaires
Dans le deuxième cas, la recherche peut contribuer à
choisir un nom différent de ceux enregistrés par les concurrents afin d’obtenir un signe véritablement distinctif, en
évitant un éventuel conflit.
Exemple basé sur un cas réel:
Une entreprise française “Fr”, consacrée à la commercialisation de composants électroniques (Classe 9 de la Classification de Nice) sous la marque “XXX”, décide de lancer
une nouvelle gamme de produits qui sera commercialisée
en Amérique Latine sous le nom de “QUANQUO”.
Une fois sur le marché, le titulaire de la marque chilienne
“QUANCO” pour des produits en classe 9 le met en demeure de façon extrajudiciaire afin qu’il retire les produits
du marché et cesse l’utilisation du nom “QUANQUO”.
Dans ce cas-ci, “Fr” a retiré ses produits qui ont été commercialisés par la suite sous un nom alternatif, “Fr” ayant
donc subi des pertes liées à tous les investissements réalisés pour promouvoir et positionner le nom “QUANQUO”
au Chili.
Si “Fr” avait choisi d’engager une action en justice, il est
très probable que ces pertes seraient majorées des frais
liés à l’action en justice et de ceux dérivés de la demande
de marque “QUANQUO”, si demandée.
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La recherche de marques,
pas à pas
——
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La recherche de marques, pas à pas
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Liens d’intérêt et informations supplémentaires
L’Institut National Chilien de la Propriété Industrielle met
à disposition des utilisateurs une base de données gratuite qui permet de faire des recherches de marque antérieures enregistrées ou déposées à travers le site web
http://www.inapi.cl/portal/institucional/600/w3-channel.html.
Il existe un lien direct au moteur de recherche de marques.
La recherche peut être faite en fonction de plusieurs critères: “Número de Solicitud/ Registro”, “Signo, “Titular” y “+
criterios”.
Pour faire une recherche d’antériorités potentiellement
conflictuelles, le mieux est de la faire dans les champs
“Signo” et “Nº clase” (onglet “+ criterios”).
++
Signo: On saisit dans ce champ le signe que l’on
veut chercher ou enregistrer.
++
Nº clase: On saisit dans ce champ la classe qui
correspond aux produits que l’on veut protéger.
L’édition de la Classification de Nice en vigueur au
Chili est la dixième.
Si on ne connaît pas la classe à laquelle appartiennent les produits recherchés, on peut accéder
à l’application de l’OMPI classification de produits et
services ; l’INAPI offre également son propre moteur de classification (en espagnol).
CONSEILS ET ALERTES
Si la marque est composée de plusieurs mots, il
est recommandé de ne pas faire une recherche
d’ensemble des termes mais de la faire séparément pour chaque mot.
Par exemple, si on recherche le nom “CANC” en classe 25
“Vêtements, chaussures et chapeaux ” le menu “Lista de
Aciertos” s’affiche avec toutes les marques qui consistent
ou incluent le nom “CANC” pour protéger le produit.
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Les champs affichés sont les suivants:
++
++
++
++
++
“Solicitud”: Numéro de demande
“Registro”: Au Chili, les numéros d’enregistrement
et de demande sont différents; si dans ce champ la
valeur est 0, il est probable que la marque ne soit
pas octroyée encore ou qu’elle ait été refusée.
“Clase”: Classe pour laquelle la marque est enregistrée; si le signe “…” apparaît, on peut vérifier les
classes pour lesquelles la marque est demandée,
en cliquant sur chaque marque.
“Signo”: la partie verbale du signe s’affiche ou bien
une description, le cas échéant.
“Titular”: propriétaire du signe.
En cliquant sur chacune des marques, on peut obtenir
plus d’information sur celles-ci, comme leur “état” ou la
représentation graphique de la marque.
03
Conseils pratiques pour
votre recherche de marques
——
Pourquoi cela est-il important?
La recherche de marques, pas à pas
Conseils pratiques pour votre recherche de marques
Liens d’intérêt et informations supplémentaires
Toutes les marques affichées par une recherche
n’impliquent nécessairement pas un obstacle potentiel pour
l’enregistrement d’une marque. La Loi chilienne établit que
l’on ne refusera l’enregistrement qu’aux marques semblables graphiquement ou phonétiquement lorsqu’elles protègeront des produits ou services dans la même classe ou
dans des classes similaires.
Nous détaillons dans le paragraphe suivant les pratiques
les plus habituelles de l’INAPI pour évaluer la ressemblance de marques et de produits ou services.
A | Comparaison de produits ou servIces
Les produits et services ne sont pas automatiquement similaires du simple fait d’être compris dans la même Classe
de Nice.
CONSEILS ET ALERTES
Une fois les marques potentiellement conflictuelles
détectées, il est important de vérifier leur “Etat”, vu
que les marques “échues”, “abandonnées” ou “refusées” ne peuvent pas constituer la base d’une
opposition ou d’une demande pour infraction.
Les marques significatives sont celles “demandées”, “en cours” ou “octroyées ”.
Pour savoir si une marque est opposable ou pas,
il est recommandé de faire appel à un expert en
Propriété Intellectuelle. Mercosur IPR SME Helpdesk offre une première ligne de conseil de façon
gratuite, confidentielle et rapide. Contactez-nous à
travers notre site web www.mercosur-iprhelpdesk.eu
ou notre courriel [email protected]
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EXEMPLE: Les boussoles nautiques et les caisses de supermarché ne sont pas des produits similaires même si
contenus dans la classe 9 de la Classification de Nice.
Afin d’évaluer si les produits et/ou services sont similaires,
il faut tenir compte de:
++
++
++
++
La nature et le but des produits/services.
Les canaux de commercialisation.
Les consommateurs finaux des produits ou services.
L’existence d’un lien de concurrence entre les produits.
EXEMPLES: Voici quelques exemples de produits/services similaires extraits des Règles de procédure pour
l’enregistrement de marques commerciales de l’INAPI:
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DECISION
Nº 139.541
PRODUIT/
SERVICE
PRODUIT/
SERVICE
Lunettes
Vêtements
et compléments
Bière
Canaux de
commercialisation
et consommateur final.
Nº 724.403
Vin
Nº 139.122
Instruments Produits
chirurgipharmacaux et
ceutiques
médicaux
Canaux de
commercialisation et
but
Nº 139.604
Services
d’importexport et
représentation de
machinerie
Canaux de
commercialisation
et consommateur final.
Appareils
d’éclairage,
chauffage,
ventilation,
etc.
sé dans sa décision Nº 142.562 l’enregistrement de
la marque GAS pour des jeans sur opposition de la
marque antérieure “BLUE JEANS GAS” en considérant que les éléments “BLUE JEANS” décrivaient
uniquement le produit, l’identité de « GAS » étant
donc l’élément significatif.
CRITÈRE
DE SIMILITUDE
Lien de
concurrence (l’un
remplace
l’autre)
B | Comparaison des signes
Identité des signes: les marques sont identiques
lorsqu’elles partagent les mêmes éléments et leur ordre.
Similitude des signes: les critères au moment d’évaluer
la similitude ou la non-similitude des signes conformément
à la pratique habituelle en matière de marques au Chili
sont les suivants: impression globale, première impression
causée par le signe, poids relatif des éléments non distinctifs et de l’élément principal et degré de connaissance des
consommateurs, le tout en tenant compte de la marque
telle qu’enregistrée.
++
La marque dans son ensemble ou l’impression globale: au moment de comparer les marques, il faut
considérer l’impression générale causée sur le consommateur et surtout sa première impression : il
peut y avoir des marques avec des éléments égaux
ou similaires mais différentes dans leur ensemble.
++
Eléments non-distinctifs: au moment de comparer
deux marques, les éléments qui ont faible caractère
distinctif ou qui n’en ont aucun per se (ex. articles)
ou par rapport aux produis/services qu’ils souhaitent protéger, auront un moindre poids relatif dans
la comparaison des signes.
++
La marque telle qu’enregistrée: Aux effets de mener à bout une comparaison de marques, il faut voir
comment la marque antérieure est-elle enregistrée
et non pas comment son titulaire l’utilise-t-elle sur
le marché.
++
Elément principal: sans préjudice du fait que la
comparaison des signes doive être globale, elle
doit considérer les éléments principaux de chaque
marque tels que leur taille, leur position relative et/
ou leur signification.
++
Degré de connaissance des consommateurs: La
comparaison des marques doit être faite depuis la
perspective d’un consommateur moyen d’un produit et en fonction du niveau d’attention porté par
celui-ci lorsqu’il achète le produit/service concret.
Par exemple, le niveau d’attention est plus élevé
lorsqu’on acquière des produits pharmaceutiques
ou des produits dont le coût est élevé.
CONSEILS ET ALERTES
Bien que la Loi n’envisage pas la similitude phonétique et visuelle entre signes comme critère
de confondabilité, dans la pratique, l’INAPI tient
compte également de la similitude/différence conceptuelle, même lorsque les mots sont
écrits en différentes langues. Exemple: LAKES
& VOLCANOES à l’encontre de LAGOS Y VOLCANES. Décision DNI Nº143.318.
EXEMPLE: si on compare les marques “Cementos
Smith” et “Cementos Smith”, toutes deux protégeant
du “ciment” en classe 19, l’élément “Cementos”
aura un poids relatif très faible vu qu’il est descriptif
du produit qu’elle souhaite protéger. L’INAPI a refu-
4
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