lettre - ds avocats

LETTRE
DU DEPARTEMENT PROPRIETE INTELLECTUELLE
ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
JUIN 2010
P2
Le dernier épisode du feuilleton de l’épuisement des droits de propriété par la CJUE : Arrêt Coty Prestige Lancaster / Simex Trading
P4
Arrêt CJUE 23 mars 2010 - GOOGLE : contrefacteur ou hébergeur
avec son système Awords ?
P7
BREVES
 Actualités CNIL
 La nouvelle extension .co
 CJUE 3 juin 2010 : enregistrement abusif d'un nom de domaine
PARIS
LYON
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SHANGHAI
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HANOI
HO CHI MINH VILLE
SINGAPOUR
1
Le dernier épisode du feuilleton de
l’épuisement des droits de propriété
intellectuelle par la CJUE : Arrêt Coty
Prestige Lancaster / Simex Trading
que la société SIMEX TRADING, qui ne
fait pas partie de son réseau de
distribution, a obtenu des testeurs de
parfum auprès d’un distributeur
agréé par COTY PRESTIGE (appelé
dépositaire) établi à Singapour et
qu’elle les commercialise dans des
magasins de parfumerie en
Allemagne.
Le feuilleton de l’épuisement des
droits de propriété intellectuelle se
poursuit à la Cour de Justice avec un
nouvel arrêt rendu le 3 juin 2010 qui
enrichit une nouvelle fois la notion de
mise dans le commerce des produits
revêtus d’une marque et du
consentement du titulaire des droits à
cette mise dans le commerce,
conditions de mise en œuvre de la
règle de l’épuisement des droits.
La CJUE vient ainsi de rendre une
nouvelle décision relative à la règle
de l’épuisement des droits sur la
marque dans une affaire opposant la
société COTY PRESTIGE à la société
SIMEX TRADING.
La société COTY PRESTIGE a dès lors
introduit
une
action
en
contrefaçon devant les juridictions
allemandes contre la société SIMEX
TRADING en alléguant que cette
dernière a violé ses droits de marque
en commercialisant ses testeurs en
parfumerie en Allemagne.
La société SIMEX TRADING a répliqué
que les droits de la société COTY
PRESTIGE sur ses testeurs étaient
épuisés car ils ont été mis dans le
commerce
dans
l’Espace
Economique Européen (EEE) avec le
consentement du titulaire de la
marque.
En effet, la règle de l’épuisement des
droits permet d’empêcher le titulaire
d’un droit de propriété intellectuelle
protégeant un produit de s’opposer à
la circulation de ce produit à
l’intérieur de l’EEE dès lors qu’il a été
mis dans le commerce par le titulaire
du droit ou avec son consentement.
La société COTY PRESTIGE fabrique et
distribue des produits de parfumerie
sous ses propres marques telles que
Lancaster ainsi que sous des marques
de tiers (Calvin Klein, Lagerfeld, J.Lo/
Jennifer Lopez etc…). COTY PRESTIGE
commercialise ses produits dans le
monde entier par un système de
distribution sélective.
Elle fournit à ses dépositaires du
matériel publicitaire tel que « testeurs
de parfum » devant être
exclusivement utilisés à des fins
promotionnelles.
La société COTY PRESTIGE a constaté
RIGUEUR
En première instance, les juges
allemands (tribunal régional de
Nuremberg-Fürth) ont rejeté la
demande de la société COTY
PRESTIGE aux motifs que le principe
de l’épuisement des droits ne saurait
être « restreint contractuellement » et
considérant que la violation par un
dépositaire du contrat conclu avec
la société COTY PRESTIGE ne
concerne que les relations
contractuelles entre les parties
concernées.
En appel, l’Oberlandesgericht
2
Nürnberg pose à la CJUE la question
préjudicielle suivante :
"La notion de mise dans le commerce
au sens de l’article 13, paragraphe 1,
du règlement n° 40/94 et de l’article 7
de la directive 89/104 englobe-t-elle la
remise – sans transfert de propriété et
avec interdiction de vente – de
‘testeurs à parfum’ à des
intermédiaires liés par contrat pour
que leurs clients potentiels puissent en
essayer le contenu, alors que
l’interdiction de vente est signalée sur
la marchandise, que le fabricant/
titulaire de la marque peut à tout
moment rappeler cette marchandise
en vertu du contrat et que la
présentation de celle-ci se distingue
clairement, par une plus grande
simplicité, de celle de la marchandise
habituellement mise dans le
commerce par le fabricant/titulaire de
la marque? "
1. Tout d’abord, la CJUE se prononce
sur l’existence d’une première mise
dans le commerce dans l’EEE des
testeurs de parfum appartenant à la
société COTY PRESTIGE.
La Cour considère que ni la fourniture
initiale par COTY PRESTIGE des testeurs
à son dépositaire établi à Singapour ni
la fourniture à ses dépositaires établis
dans l’EEE d’autres exemplaires de
testeurs ne peuvent être considérées
comme une mise dans le commerce
des produits en cause au sens de
l’article 7 paragraphe 1 de la directive
89/104.
2. Ensuite, la Cour rappelle que
l’élément déterminant susceptible
d’engendrer l’épuisement du droit est
le consentement du titulaire, exprimé
de manière expresse ou implicite, à
une mise dans le commerce dans l’EEE
par un tiers des produits en cause.
La Cour a déjà eu l’occasion de se
prononcer sur la notion de
IMAGINATION
consentement permettant au
titulaire du droit de marque de
s’opposer à la règle de l’épuisement
des droits de marque dans l’affaire
DAVIDOFF le 20 novembre 2001
(CJCE , 20 novembre 2001).
Dans cette affaire, la CJCE avait
indiqué que « le consentement doit
être exprimé d’une manière qui
traduise de façon certaine une
volonté de renoncer au droit de
contrôler la première mise dans le
commerce dans l’EEE des produits
revêtus de la marque ». Le
consentement doit être exprimé
positivement et résulte normalement
d’une formulation expresse.
Toutefois, la Cour avait ajouté qu’il
ne saurait être exclu « que dans
certains cas il puisse résulter d’une
manière implicite d’éléments et
circonstances
antérieurs,
concomitants ou postérieurs à la
mise dans le commerce en dehors
de l’EEE, qui, appréciés par le juge
national, traduisent également, de
façon certaine une renonciation du
titulaire du droit ».
La CJCE avait également jugé dans
l’affaire COPAD/ Christian DIOR le 23
avril 2009 que « la mise dans le
commerce de produits revêtus de la
marque par un licencié doit être
considéré en principe comme
effectuée avec le consentement du
titulaire de la marque au sens de
3
l’article 7 paragraphe 1 de la
directive ». Mais elle avait également
ajouté que le contrat de licence
n’équivaut pas à un consentement
absolu et inconditionné du titulaire de
la marque à la mise dans le
commerce par le licencié des
produits revêtus de cette marque.
Le 3 juin 2010, la CJUE, en application
de sa jurisprudence antérieure,
procède à une analyse des éléments
et circonstances permettant d’établir
s’il existe ou non un consentement,
même implicite, de la part du titulaire
de la marque.
En effet, la Cour rappelle que les
testeurs en cause comportent la
mention « démonstration » mais
également « vente interdite ».
Ainsi, la Cour conclut qu’une « telle
indication, dès lors qu’elle traduit
clairement la volonté du titulaire de la
marque concernée que les produits
revêtus de celle-ci ne fassent l’objet
d’aucune vente, ni à l’extérieur de
l’EEE ni à l’intérieur de cette zone,
constitue en soi, et en l’absence
d’éléments probants en sens
contraire, un élément décisif
s’opposant à ce qu’il soit conclu à
l’existence d’un consentement du
titulaire à une mise dans le
commerce dans l’EEE au sens de
l’article 7 paragraphe 1 de la
directive 89/104 ».
Cette décision confirme que
l’existence d’un contrat de licence
ou de distribution concédé par le
titulaire de la marque n’emporte pas
DISPONIBILITE
consentement sans condition du
titulaire de la marque à la mise dans
le commerce des produits revêtus de
la marque et à l’épuisement de son
droit de marque.
Arrêt CJUE 23 mars 2010 - GOOGLE :
contrefacteur ou hébergeur avec son
système Awords ?
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Interrogée le 20 mai 2008 par la Cour
de cassation dans le cadre de
questions préjudicielles, la Cour de
Justice de l’Union Européenne a
récemment rendu sa décision
concernant le service de
référencement « Adwords » de
GOOGLE.
Google propose en effet un service
de référencement payant dénommé
« Adwords » permettant aux
annonceurs de sélectionner un ou
plusieurs mots clés leur permettant
d’apparaître dans la section « liens
promotionnels »
en page des
résultats du moteur de recherche.
Certains annonceurs sélectionnent
des mots-clés identiques ou similaires
à des marques enregistrées sans
l’autorisation des titulaires de ces
marques, la saisie de ces mots-clés
par les internautes faisant apparaître
dans la rubrique « liens
commerciaux » des liens vers des sites
concurrents, voire des sites proposant
des imitations des produits des
titulaires de marques.
Devant les juridictions françaises,
Google a été jugé coupable de
contrefaçon de marques pour avoir
proposé un tel service (affaires Louis
Vuitton, Viaticum et CNRRH). C’est
dans ce contexte que la Cour de
Cassation a, par trois arrêts du 20 mai
2008, saisi la CJUE de plusieurs
questions préjudicielles relatives au
fonctionnement du système Adwords
tendant à déterminer l’étendue des
droits des titulaires de marque, et
délimiter la responsabilité
prestataire du service
référencement.
du
de
Etendue des droits des titulaires de
marque :
La CJUE s’est ainsi prononcée sur la
possibilité pour un titulaire de marque
d’interdire à un annonceur ou à un
prestataire de référencement
d’afficher ou de faire afficher, à partir
d’un mot clé identique ou similaire à
cette marque, une annonce pour
des produits ou des services
identiques ou similaires à ceux pour
lesquels la marque est enregistrée.
La CJUE retient tout d’abord que la
sélection et l’utilisation d’une marque
à titre de mot-clé par un annonceur
constituent un usage de la marque
« dans la vie des affaires », et « pour
des produits et services ». En effet, la
CJUE rappelle que l’usage d’un signe
identique à la marque a lieu dans la
vie des affaires dès lors qu’il se situe
dans le contexte d’une activité
commerciale visant à un avantage
économique et non dans le domaine
privé. En l’espèce, l’annonceur fait
un usage de la marque dans le
contexte de ses activités
commerciales et non dans le
domaine privé.
En revanche, le prestataire d’un
service de référencement ne faisant
pas usage du signe protégé dans le
cadre de sa propre communication
commerciale, la Cour considère qu’il
ne s’agit pas là d’un usage dans la
vie des affaires au sens des textes
communautaires. Dès lors ce
prestataire ne peut pas être incriminé
de ce seul fait sur le fondement de la
contrefaçon de marque et ce,
même si le signe revendiqué
constitue une marque renommée.
De plus, malgré la reconnaissance
d’un usage de la marque dans la vie
des affaires, et pour des produits et
services, la CJUE précise que le
titulaire de la marque ne peut
interdire aux annonceurs un usage de
sa marque à titre de mots clés qu’à
certaines conditions.
En effet, la CJUE indique que « le
titulaire d’une marque est habilité à
interdire à un annonceur de faire, à
partir d’un mot clé identique à ladite
marque que cet annonceur a sans le
consentement dudit titulaire
sélectionné dans le cadre d’un
service de référencement sur
Internet, de la publicité pour des
produits et des services identiques à
ceux pour lesquels ladite marque est
enregistrée, lorsque ladite publicité
ne permet pas ou permet seulement
difficilement à l’internaute moyen de
savoir si les produits ou les services
visés par l’annonce proviennent du
titulaire de la marque ou d’une
entreprise économiquement liée à
celui-ci ou, au contraire, d’un tiers ».
La Cour justifie son raisonnement par
le fait que ce n’est que dans une telle
hypothèse qu’il y a bien atteinte à la
fonction essentielle de la marque à
savoir sa garantie d’origine des
produits ou services visés.
Responsabilité du prestataire de
référencement :
La CJUE était également interrogée
sur l’application au prestataire de
service de référencement, qui
permet l’emploi de mots clés
correspondant à des marques
IMAGINATION
5
d’autrui du régime de responsabilité
limitée reconnue aux hébergeurs
prévue par la Directive 2000/31.
Les juridictions françaises, tant de
première instance, que d’appel, ont
considéré Google coupable de
contrefaçon l’excluant du régime de
responsabilité limitée des hébergeurs.
Par exemple, le 28 juin 2006 dans
l’affaire Louis Vuitton, la Cour d’appel
de Paris a jugé que Google avait
commis des actes de contrefaçon au
motif qu’en proposant aux
annonceurs son service Adwords, elle
avait agi en tant que régie
publicitaire et ne peut donc pas
bénéficier du statut de responsabilité
limitée des hébergeurs.
Afin de vérifier le degré de
responsabilité de Google, la CJUE
précise qu’il convient d’examiner le
rôle exercé par ce prestataire afin de
déterminer s’il est « neutre en ce que
son comportement est purement
technique, automatique et passif,
impliquant
l’absence
de
connaissance ou de contrôle des
données qu’il stocke ».
La Cour précise que si le prestataire
n’a pas joué un rôle actif de nature à
lui confier une connaissance ou un
contrôle des données stockées, il ne
peut être tenu responsable pour les
données qu’il a stockées à la
demande d’un annonceur à moins
que, ayant pris connaissance du
caractère illicite de ces données ou
d’activités de cet annonceur, il n’ait
pas promptement retiré ou rendu
inaccessibles lesdites données.
Selon la Cour, le fait que le service de
référencement soit payant ne saurait
à lui seul exclure Google des
dérogations en matière de
responsabilité. En revanche, le rôle
joué par Google dans la rédaction
des messages commerciaux
accompagnant
les
liens
promotionnels
ou
dans
l’établissement ou la sélection de
mots clés est un critère pertinent.
La Cour apporte ainsi des précisions
sur les critères d’application du
régime d’hébergeur à des
prestataires de référencement mais
laisse aux juridictions nationales le soin
d’apprécier le rôle joué par Google
afin de déterminer sa responsabilité
dans les trois affaires de contrefaçon
de marques.
Ainsi, aux termes de l’arrêt rendu par
la CJUE, Google n’est pas a priori
exclu ou admis du bénéfice du
régime de responsabilité limitée des
hébergeurs, tout dépendra de
l’appréciation que feront les
juridictions nationales de son rôle
dans la réservation des mots clés.
Il faudra donc encore attendre sur
cette question les prochaines
décisions des juridictions françaises
lesquelles prenaient, jusqu'à cet arrêt
de la CJUE, des décisions
contradictoires lorsqu'elles devaient
apprécier le rôle joué par GOOGLE
dans la mise en place de son système
Adwords.
6
DISPONIBILITE
BREVES
régulateur économique offrant aux
personnes une meilleure protection
de leurs données personnelles.
Actualités CNIL
La nouvelle extension .co
Afin de faciliter les déclarations de
fichiers, la CNIL a mis en place un
nouveau service destiné aux
professionnels : dans la rubrique
« déclarer », elle propose un nouvel
outil de déclaration en ligne des
fichiers, mais également des modèles
de mentions obligatoires afin d’aider
les professionnels à mieux répondre
aux exigences imposées par la loi
Informatique et Libertés.
De plus, avant la fin du premier
semestre 2011, la CNIL devrait délivrer
des labels à des produits ou à des
procédures tendant à la protection
des personnes dans le cadre des
traitements de données à caractère
personnel.
Cette possibilité avait été introduite
en 2004, lors de la modification de la
loi Informatique et Libertés et a été
mise en œuvre par la loi du 12 mai
2009 de simplification et de
clarification du droit.
Ainsi, les sociétés de services et les
cabinets d’avocats qui proposent
des services d’audits informatique et
libertés devront obtenir le label de la
CNIL sur ce type de services, selon
des référentiels et des règles précises
de labellisation qui seront définis dans
les prochains mois.
La CNIL deviendra alors un véritable
IMAGINATION
Depuis le 26 avril 2010, une nouvelle
extension «.co» (Colombie) peut être
réservée.
Jusqu’au 10 juin 2010 les titulaires de
marques enregistrées avant le 30
juillet 2008 bénéficiaient d’une
période d’enregistrement prioritaire
permettant de réserver le nom de
domaine en « .co ».
Depuis cette date, la réservation des
noms de domaine en « .co » est
ouverte au public.
Il est fortement conseillé aux titulaires
de marques de procéder
rapidement aux enregistrements de
noms de domaine en « .co », car
cette extension étant très proche de
l’extension « .com », les noms de
domaines pourraient faire l’objet de
cybersquatting.
En effet, des tiers mal intentionnés
pourraient enregistrer dès le 10 juin
2010 des noms de domaine en
« .co » similaires aux noms de
domaine officiels en « .com »
réservés par les titulaires de marque,
et ce dans le but de les monnayer
par la suite.
CJUE 3 juin 2010: enregistrement
abusif d'un nom de domaine
La CJUE vient de rendre une
décision
intéressante
sur
l’enregistrement abusif de nom de
domaine.
La
société
autrichienne
Internetportal und Marketing Gmbh
a déposé une marque verbale
« &R&E&I&F&E&N& » et a ensuite
réservé le nom de domaine
« www.reifen.eu » sur la base de
7 cette marque.
Le titulaire de la marque antérieure
« REIFEN » s’est opposé à
l’enregistrement du nom de domaine
« www.reifen.eu » au motif que cette
réservation avait été effectuée de
mauvaise foi.
C’est dans ces circonstances, que
l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême
autrichienne) a saisi la CJUE afin de
savoir, notamment, si les
circonstances permettant de fonder
la mauvaise foi sont exhaustivement
énumérées à l’article 21, paragraphe
3, sous a) et e) du Règlement n°
874/2004. Plus précisément cette
juridiction a demandé à la CJUE si
l’on peut considérer que la mauvaise
foi doit être constatée dans
l’hypothèse où un nom de domaine a
été réservé lors de la période dite de
« sunrise » sur la base d’une marque
correspondant à une dénomination
générique, que le réservataire du
nom de domaine a déposée dans le
seul but de pouvoir demander
l ’ e n r e gi s t r e m e n t d u n o m d e
domaine.
La CJUE, dans cet arrêt du 3 juin 2010,
répond tout d’abord que l’article 21,
paragraphe 3 du règlement n°
87/2004 doit être interprété en ce
sens que la mauvaise foi peut être
démontrée par des circonstances
autres que celles énumérées par
cette disposition.
Ensuite, elle précise que la mauvaise
foi doit être appréciée globalement,
en tenant compte de tous les
facteurs pertinents du cas d’espèce
et notamment des conditions
d’enregistrement de la marque et de
celles dans lesquelles le nom de
domaine a été enregistré.
En l’espèce, elle énonce que la
juridiction nationale doit notamment
prendre en compte l’intention de ne
pas utiliser la marque, la présentation
de la marque et le fait d’avoir
enregistré la marque peu de temps
avant le début de la réservation.
RIGUEUR
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