Agents commerciaux – indemnité compensatrice en

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PROPRIETE INTELLECTUELLE - TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
92527 Neuilly-sur-Seine cedex
N° 6 – Juillet-août 2006
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DOSSIER
Liens commerciaux sur internet : l’utilisation de marques comme termes de
référencement est-elle un acte de contrefaçon ?
Le moteur de recherche Google permet aux internautes d’accéder, en tapant des
mots-clés, aux sites internet d’annonceurs ciblés. Ces annonceurs doivent au
préalable s’inscrire auprès du service de référencement de Google, appelé Adwords.
Ils choisissent les mots-clés adéquats en fonction de leur activité, et Google les
guide dans ce choix en leur suggérant des mots-clés.
A plusieurs reprises, Google a été condamné pour contrefaçon de marques (affaire
« Bourse des voyages » et « Bourse des vols » : TGI Nanterre, 13 octobre 2003,
confirmé par CA Paris, 10 mars 2005 ; affaire « Hôtels Méridien » : TGI Nanterre,
16°janvier 2005 ; affaire « Louis Vuitton » : TGI Paris, 4 février 2005, confirmé par
CA Paris, 28 juin 2006). Le moteur de recherche proposait en effet comme motsclés des marques déposées. Les titulaires de ces marques avaient constaté que la
saisie de ces dernières, en tant que critères de recherche, faisait apparaître d’autres
sites que les leurs.
Le 8 décembre 2005, le Tribunal de grande instance de Paris a néanmoins
considéré que le fait de « proposer un mot-clé à un annonceur ne réalise pas un
acte de contrefaçon ». En effet, l’usage par Google d’une marque enregistrée ne
s’accompagne d’aucune proposition de produits ou services visés à l’enregistrement
de la marque. Les juges parisiens ont cependant retenu la responsabilité de Google
sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil, aux motifs qu’ « en
n’effectuant aucun contrôle préalable des mots-clés réservés par ses clients et
susceptibles de porter atteinte aux droits détenus par des tiers, […] Google [a]
favorisé une activité contrefaisante ».
Dans le même sens, le Tribunal de grande instance de Nice, le 7 février 2006, a
écarté la condamnation de Google pour publicité de nature à induire en erreur. Il a
cependant jugé que le moteur de recherche devait mettre en œuvre toutes les
procédures de contrôle et d’alerte pour faire cesser sans délai les atteintes
manifestes aux droits des tiers, à défaut de quoi celui-ci engageait sa responsabilité
civile.
Le Tribunal de grande instance de Nanterre, dans un jugement du 2 mars 2006, n’a
pas tenu compte de ces décisions et a maintenu que la suggestion de mots-clés
correspondant à des marques protégées constitue un acte de contrefaçon. Ces
mots-clés, retenus par l’annonceur et faisant apparaître un lien commercial vers des
concurrents dans des secteurs d’activité identiques ou similaires, créent un risque
de confusion dans l’esprit du public.
La Cour d’appel de Versailles a confirmé cette solution dans un arrêt du 23 mars
2006. Elle a jugé que l’utilisation de mots-clés, outils techniques de référencement
de sites internet, constitue un usage contrefaisant de la marque dès lors qu’elle
conduit à promouvoir des produits ou services identiques ou similaires à ceux
désignés dans l’enregistrement de cette marque. En fournissant l’outil technique
permettant l’affichage de liens publicitaires, Google a fait un usage commercial de la
marque. Cet usage commercial a été réalisé pour des produits ou services
identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement dans la mesure où il
a pour fonction de renvoyer l’internaute vers des sites proposant des produits ou
services similaires. Peu importe que Google n’exploite pas lui-même des produits ou
services identiques ou similaires à ceux couverts par la marque. En conséquence,
« la responsabilité de Google se trouve engagée pour son fait personnel, lequel a
consisté à fournir à ses clients annonceurs une prestation publicitaire faisant usage
de la marque et destinée à assurer la promotion des services en ligne proposés par
les concurrents du titulaire de cette marque ». Les magistrats ont estimé qu’il
incombait à Google de vérifier si les mots-clés réservés par les annonceurs n’étaient
pas l’imitation ou la reproduction de marques déposées.
Afin d’éviter d’éventuelles actions en contrefaçon ou en concurrence déloyale, on
recommandera aux annonceurs de veiller à choisir des mots-clés ne constituant pas
des marques déposées.
ACTUALITE
Une couleur peut présenter un caractère distinctif et ainsi constituer une
marque valide
Cour de cassation, chambre commerciale, 10 mai 2006, pourvoi n° 05-16.745,
Décathlon c/ Mov’in
EN BREF
Adoption du projet de loi
relatif au droit d’auteur
Le 30 juin, l’Assemblée
nationale et le Sénat ont
définitivement adopté le
projet de loi relatif au droit
d’auteur et aux droits
voisins dans la société de
l’information,
dans
sa
rédaction
issue
des
travaux de la Commission
mixte paritaire.
Le texte devrait faire l’objet
d’une saisine du Conseil
constitutionnel.
Il est disponible sur le site
de l’Assemblée nationale
et sur celui du Sénat.
Décathlon, distributeur d’articles de sport, est titulaire de la marque de couleur
« pantone process blue quadri cyan 100 % ». Constatant que la société Mov’in
exploite des salles de sport en utilisant une couleur bleue identique, il a assigné
celle-ci en contrefaçon de marque. Condamnée par les juges du fond, la société
Mov’in s’est pourvue en cassation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi en reprenant les termes de l’arrêt Libertel de
la CJCE du 6 mai 2003 : « Une couleur en elle-même, sans délimitation dans
l’espace, est susceptible de présenter pour certains produits et services un caractère
distinctif […] et peut faire l’objet d’une représentation graphique qui soit claire,
précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et
objective, et que, si cette dernière condition ne peut être satisfaite par la simple
reproduction sur papier de la couleur en question, elle peut l’être par la désignation
de cette couleur par un code d’identification internationalement reconnu ».
On rappellera que, pour être valide à titre de marque, un signe doit être distinctif,
c’est-à-dire permettre d’identifier un objet ou un service, afin que le public puisse le
reconnaître et attribuer son origine à une entreprise déterminée.
Si une couleur peut en principe constituer une marque valide, la position des
autorités compétentes et des tribunaux est néanmoins nuancée. Il convient donc de
faire preuve de prudence quant au choix de la couleur déposée, afin d’éviter un rejet
de la demande d’enregistrement ou une annulation de la marque. On
recommandera d’éviter de demander l’enregistrement d’une couleur plate et
primaire. Afin de limiter les contestations quant à la validité de la marque, il est
conseillé de déposer les couleurs dans le cadre de marques « complexes »
(marque constituée d’une forme et d’une couleur, ou de lettres et d’une couleur, par
exemple).
Le titulaire d’une marque doit être vigilant s’il ne veut pas être déchu de ses
droits sur celle-ci
CJCE, 27 avril 2006, aff. C-145/05, Levi Strauss c/ Casucci
Levi Strauss est titulaire d’une marque graphique constituée du dessin d’une double
surpiqûre apposée sur les poches arrière des jeans qu’il distribue. La société
Casucci ayant mis sur le marché des jeans décorés d’un motif similaire, Levi Strauss
l’a assigné en contrefaçon de marque.
Casucci faisait valoir que cette marque déposée par Levi Strauss avait perdu son
caractère distinctif car de nombreux jeans portant un signe similaire avaient été
commercialisés, de sorte que la double surpiqûre ne permettait plus d’identifier les
jeans comme ceux produits par Levi Strauss. Ce dernier devait selon Casucci être
déchu de ses droits sur sa marque, celle-ci étant devenue usuelle pour désigner des
jeans.
La CJCE, saisie sur question préjudicielle par la Cour de cassation belge, indique
toutefois que le caractère distinctif de la marque doit s’apprécier au moment où le
signe similaire a commencé à être utilisé. « En effet, explique-t-elle, si le risque de
confusion [entre la marque en cause et le signe similaire] était évalué à une date
postérieure à celle à laquelle le signe concerné a commencé à être employé,
l’utilisateur de ce signe pourrait tirer indûment profit de son propre comportement
illégal en invoquant une atténuation de la notoriété de la marque protégée dont il
serait lui-même responsable ou à laquelle il aurait lui-même contribué ».
Reste que le titulaire de la marque doit faire preuve de vigilance pour ne pas être
déchu de ses droits. Comme le rappelle la CJCE, il doit agir en temps utile afin
d’éviter que sa marque devienne usuelle, par exemple en demandant aux tribunaux
d’interdire aux tiers de faire usage de signes pour lesquels il existe un risque de
confusion avec cette marque.
La fragrance d’un parfum ne bénéficierait pas de la protection par le droit
d’auteur
Cour de cassation, 1e chambre civile, 13 juin 2006, pourvoi n° 02-44.718, BsiriBarbir c/ Haarmann et Reimer
EN BREF
Le dépôt légal est étendu
Décret n° 2006-696 du
13°juin 2006, JO 15 juin
2006
Le nouveau texte modifie
le décret n° 93-1429 du
31°décembre 1993 relatif
au dépôt légal des œuvres
auprès de la Bibliothèque
nationale
de
France
(BNF), du Centre national
de la cinématographie et
de l’Institut national de
l’audiovisuel.
En particulier, il étend aux
« produits de l’intelligence
artificielle » le dépôt légal
à la BNF, ce dépôt
concernant déjà, notamment, les progiciels, les
bases de données et les
systèmes experts mis à la
disposition du public sur
un support matériel.
Une créatrice de parfums a formé une demande en indemnisation à l’encontre de la
société pour laquelle elle avait travaillé. Elle souhaitait obtenir une gratification sur
les parfums qu’elle avait créés, en application de la protection des œuvres de l’esprit
prévue par le Code de la propriété intellectuelle (CPI). Les juges du fond ont
débouté la créatrice, estimant que les parfums ne pouvaient bénéficier de la
protection par le droit d’auteur. La créatrice a alors formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Pour justifier sa décision, elle énonce, dans
un attendu de principe, que « la fragrance d’un parfum, qui procède de la simple
mise en œuvre d’un savoir-faire, ne constitue pas […] la création d’une forme
d’expression pouvant bénéficier de la protection des œuvres de l’esprit par le droit
d’auteur ».
On notera que les juges du fond admettent, quant à eux, de plus en plus souvent la
protection des fragrances par le droit d’auteur (Voir par exemple : T. com. Paris,
24°septembre 1999 ; TGI Paris, 26 mai 2004 ; CA Paris, 17 septembre 2004 ;
CA°Paris, 15 janvier 2006. Contra., refusant la protection : TGI Paris, 5 novembre
1997).
Rappelons qu’une création est protégeable par le droit d’auteur, « quels qu’en soient
le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination », à la seule condition
d’être originale, c’est-à-dire de porter « l’empreinte » de la personnalité de son
auteur (article L. 112-1 du CPI). De plus, la liste des œuvres protégeable par le droit
d’auteur dressée à l’article L. 112-2 du CPI, si elle ne mentionne pas les parfums,
n’est pas exhaustive.
La tolérance accordée par un inventeur à une société pour l’exploitation d’un
brevet ne bénéficie pas nécessairement aux acquéreurs du fonds de cette
société
Cour de cassation, chambre commerciale, 7 février 2006, pourvoi n° 04-15.846,
Remorques PAM c/ Ets. Y.
La société Nautilus, ayant pour activité la fabrication et la commercialisation de
remorques porte-bateau, exploitait à cette fin un brevet déposé par son dirigeant, et
ce sans qu’aucun acte de cession n’ait été conclu entre l’inventeur et la société. La
société ayant été mise en redressement judiciaire, ses actifs ont été cédés à la
société Seremo. Le fonds de commerce de cette dernière fut ensuite acquis par la
société Remorques, qui exploita le brevet. Estimant que cette dernière se livrait à
des actes de contrefaçon, les héritiers de l’inventeur l’ont assigné en justice. Les
juges du fond ont admis la contrefaçon. La société Remorques a alors formé un
pourvoi en cassation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle approuve les juges du fond qui ont
relevé que l’acte de cession conclu dans le cadre du plan de redressement ne
comportait aucun brevet, et ont estimé que « la simple tolérance accordée par
l’inventeur à la société Nautilus qu’il dirigeait ne saurait s’étendre aux cessionnaires
successifs quand l’acte de cession passé entre la société Seremo et la société
Remorques ne fait pas mention du brevet litigieux comme constituant un élément du
EN BREF
Une étude sur l’ innovation technologique
Rapport annuel de la Cour
de cassation pour 2005
Dans la troisième partie de
son rapport annuel, la
Cour de cassation fait le
point sur sa jurisprudence
en matière d’innovation
technologique.
Des développements sont
consacrés,
notamment,
aux questions touchant au
droit de la propriété
littéraire et artistique, au
droit des marques et au
droit de la concurrence.
Le rapport est disponible
sur le site de la Cour de
cassation.
fonds de commerce cédé ». Ainsi estime-t-elle que la société Remorques « ne
justifie d’aucun droit personnel sur le brevet ».
Cet arrêt devrait inciter les acquéreurs de fonds de commerce à être vigilants quant
aux droits de propriété intellectuelle (brevets, marques) effectivement cédés. Le
manque de vigilance lors de la mise en œuvre d’un plan de cession peut aboutir à
ce que l’acquéreur d’un fonds de commerce se trouve dans l’impossibilité juridique
d’exercer l’activité liée à ce fonds faute d’avoir acquis les droits portant sur le brevet
protégeant l’invention exploitée par ce fonds ou sur la marque.
L’AFNIC est fondée à procéder au blocage de noms de domaine
frauduleusement réservés en <.fr>
Tribunal de grande instance de Versailles, ordonnance de référé, 25 avril 2006,
France Printemps et autres c/ KLTE Ltd
La société KTLE Ltd avait réservé de nombreux noms de domaine se terminant
en <.fr >, dont certains imitaient des marques existantes ou empruntaient la
dénomination de personnes physiques ou morales. L’AFNIC (Association Française
pour le Nommage Internet en Coopération), dont le rôle est de gérer les noms de
domaine en en <.fr >, a décidé de bloquer l’usage des noms litigieux. KTLE Ltd a
contesté cette décision.
Dans son ordonnance, le juge des référés déclare que « s’il est vrai que les faits
retenus concernent une vingtaine de noms sur les mille deux cent quatre-vingt seize
que la société KTLE Ltd a déposés, il s’infère que les pratiques incriminées sont
conscientes, volontaires et habituelles de la part de la société KTLE Ltd, et on ne
saurait sérieusement reprocher à l’AFNIC de n’avoir pas fait l’inventaire exhaustif,
parmi la totalité des noms enregistrés par cette société, de ceux qui étaient
effectivement susceptibles de porter atteinte aux droits de tiers ou de fausser la
concurrence, alors qu’il appartient au contraire au demandeur à l’attribution, en
application de la Charte de nommage, de s’assurer de ce que le nom déposé ne
cause pas une telle atteinte et ne constitue pas un acte de concurrence déloyale ».
Le blocage des noms de domaine par l’AFNIC est ainsi considéré comme licite.
Toutefois, afin de concilier les droits des tiers et ceux de KTLE Ltd, le juge enjoint à
l’AFNIC de « publier sur une page de son site internet accessible au public et par
tous autres moyens qu’elle estimera appropriés la liste des noms de domaine
déposés par KTLE Ltd ». Si, dans un délai de trente jours suivant la publication,
aucune réclamation, mise en demeure ou plainte n’est adressée à l’AFNIC, cette
dernière doit débloquer le nom de domaine afin que celui-ci puisse être exploité. Les
titulaires de marques ont ainsi disposé d’un délai très bref pour faire valoir leurs
droits.
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F I D A L – société d’avocats
Société d’exercice libéral à forme
anonyme à directoire et conseil de
surveillance
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FR 28 775 726 433 – APE 741 A
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92200 Neuilly-sur-Seine France
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