L`ASSURABILITE DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

L’ASSURABILITE DE
LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
CORINNE GROSBART
Avocat au Barreau de Paris
76, Avenue Raymond Poincaré
75116 PARIS
Tél: 01 45 53 68 34
Fax: 01 45 53 87 94
E mail [email protected]
Site internet: http://www.C-GROSBART.com
1
INTRODUCTION
⇒DEFINITION : QU’EST CE QUE LA
PROPRIETE INDUSTRIELLE ?
2
DROITS DES AUTEURS ET LES
DROITS VOISINS
Œuvres littéraires
Logiciels
Peinture
Arts plastiques
Musique
Cinéma
Architecture
Arts graphiques
Artistes-interprêtes
Producteur de phonogrammes et de
vidéogrammes
Entreprises de communication
audiovisuelle
LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
Marques
Dessins, modèles et Brevets
Dénominations Sociales
Appellations d’origine et indications
géographiques
Topographie des produits semiconducteurs
Certificat d’obtention végétal
La protection de la Propriété Industrielle s’articule avec la liberté
du commerce et de l’industrie.
3
¾ Elle a deux fondements :
9 Un fondement moral :
Les créateurs doivent voir reconnue et protégée leur
qualité d’auteur et d’inventeur et en recevoir une
reconnaissance morale et matérielle.
9 Un fondement économique :
En garantissant une exclusivité et en assurant la loyauté
dans les relations industrielles et commerciales,
l’entreprise et l’Etat favorisent ainsi la promotion de
l’exploitation des créations.
4
¾ Le droit de la Protection Industrielle est régi par le Code
de la Propriété Intellectuelle promulgué le 1er Juillet
1992 et modifié par différentes incursions législatives qui
sont venues améliorer ou préciser son contenu.
Ce droit a pour objet de protéger et, par là même, de
valoriser les créations techniques et ornementales
(brevets, dessins et modèles), les signes distinctifs
(marques, dénominations sociales, noms commerciaux,
enseignes, appellations d’origine et indications de
provenance protégées).
La protection contre la concurrence déloyale en fait
aussi partie.
5
¾ Se réserver l’exclusivité d’une invention par exemple
ou d’une marque, nécessitent un réflexe : celui de
procéder à un dépôt seul moyen de faire bénéficier
l’inventeur ou le créateur de la protection de la Loi.
• Le choix du titre de protection dépendra de la
nature même de la création.
• Alors que peut-on protéger ?
9des signes distinctifs, les marques
9des innovations techniques par le brevet
9les créations ornementales, dessins et
modèles
6
• Alors pourquoi protéger les innovations des
Entreprises ?
9le brevet est un outil de protection et de conquête
des marchés,
9la marque est un capital à protéger.
9les dessins et modèles, la forme sont des valeurs
ajoutées à protéger.
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• Le dépôt se fait par voie nationale, voie européenne ou
voie internationale.
¾ La France, à ce jour, œuvre pour l’établissement d’un
brevet dit communautaire, centralisé à l’Office Européen
des Brevets (O.E.B.) avec un coût accessible et un
contentieux communautarisé.
¾ Par ailleurs, la Propriété Industrielle était réservée à
quelques happy few, les économistes, la presse, en
parlaient peu.
8
¾ Plus que jamais, la Propriété Industrielle est une arme
stratégique aussi bien défensive qu’offensive.
¾ C’est en cela qu’il faut combattre la contrefaçon,
l’assureur a son rôle à jouer
9
⇒PROTECTION RENFORCEE PAR
L’ASSURANCE
• Même si le Comité Nationale Anti contrefaçon (C.N.A.C.)
a été créé en Avril 1995, à l’initiative du Ministre de
l’Industrie, à la suite de la Loi du 5 Février 1994 relative
à la répression de la contrefaçon dite Loi LONGUET, il
convient de noter que pour agir en contrefaçon, il faut
avoir un droit et donc avoir déposé son innovation.
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• L’assureur peut non seulement aider, protéger,mais
également valoriser l’entreprise par un produit offert aux
Grande, Petites et Moyennes Entreprises.
• Les assureurs ou courtiers sont restés frileux sur de tels
produits, sans doute en raison d’une matière peu connue
et qui a été rendue, à tort,difficilement appréhendable.
11
⇒LES OUTILS MIS A DISPOSITION
DU RISK MANAGER
12
• Pour le Risk Manager, l’enjeu essentiel est de valoriser
son Entreprise, voire de créer de la valeur.
• En effet, 75 à 90 % de la capitalisation boursière des
Entreprises cotées est constituée par des actifs
immatériels tels que brevets, marques et savoir faire.
• Dès lors, le Risk Manager ne peut passer outre ce
phénomène, il doit pouvoir assurer ces droits de
Propriété Industrielle.
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1ERE PARTIE : QUELS SONT LES
BESOINS DES ENTREPRISES ET
DES SOCIETES D’ASSURANCE VISA-VIS D’UNE TELLE GARANTIE ?
14
I.
LES BESOINS DES ENTREPRISES
A.
L’expression de besoins multiples
a)
Couvrir les frais du procès en défense et en
attaque
Couvrir les dommages et intérêts
b)
15
c)
Couvrir les pertes d’exploitation
•
les Entreprises titulaires d’un droit cherchent à couvrir
les pertes d’investissement et d’exploitation qui
peuvent être occasionnées.
•
Il peut y avoir une opposition dans le cadre des
procédures de dépôt
16
• Quelles sont ces indemnités ?
• les pertes d’exploitation liées à la perte d’une position
concurrentielle avantageuse. Les pertes de redevances
dues dans le cadre d’accord de licence, ou à
l’interruption des activités commerciales.
• Ce besoin apparaît particulièrement exprimé par des
Entreprise qui ont pris appui sur des investissements
financiers et qui ont des exigences fortes en matière de
couverture des risques.
17
B. La recherche d’une couverture étendue
a)
Aux marchés internationaux
b)
Aux autres titres de Propriété Industrielle
18
•
En conclusion, l’on peut résumer ainsi les besoins des Entreprises
tel qu’elles ont été récemment consultées (2002) de la manière
suivante :
9 Couverture des frais de litige en cas de recours contre un
contrefacteur (besoin faiblement exprimé)
9 La couverture des frais de procès lorsque l’assuré est attaqué en
contrefaçon par un tiers (besoin généralement partagé)
9 La prise en charge des dommages et intérêts auxquels l’assuré peut
être condamné en cas de condamnation en contrefaçon (ce besoin
a été notamment exprimé par les Moyennes et Grandes Entreprises
ainsi que celles qui veulent garantir la jouissance paisible de
l’exploitation à leurs licenciés)
9 La couverture des pertes d’exploitation (cette attente s’est exprimée
par des jeunes Entreprises dont la Propriété Industrielle représente
un actif essentiel)
19
II.
A.
•
LES BESOINS DES SOCIETES
D’ASSURANCE VIS-A-VIS D’UNE
TELLE GARANTIE ?
Une première expérience en France
(1986-1994)
Lancé en 1986 pour les litiges relatifs à la Propriété
Industrielle, le produit BREVETASSUR
20
B. Pourquoi cet échec ?
a) Les limitations ne répondent pas aux besoins
réels des Entreprises
•
•
couverture sur le seul territoire national
les indemnités qui étaient accordées par
BREVETASSUR étaient insignifiantes pour couvrir
les coûts d’un litige simple
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b)
Rentabilité insuffisante pour les assureurs
•
Le montant des primes, en moyenne 254 €/an, ne
permettait donc pas aux assureurs, sur ce produit,
d’obtenir une rentabilité suffisante.
•
Dans ces conditions, le produit n’était
donc pas viable économiquement
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c)
Promotions inexistantes
d)
Absence de connaissance par les assureurs en
matière de Propriété Industrielle
•
L’évaluation des risques nécessite des connaissances
spécifiques, à la fois techniques et économiques, que
les assureurs n’ont pas aujourd’hui à leur disposition,
en interne
•
rien n’empêche les assureurs de recourir, en externe,
à des Conseils avisés spécialisés dans les deux
domaines qu’il s’agisse d’un courtier, d’un Conseil en
Propriété Industrielle, pour les audits éventuels, ou
d’un Avocat spécialisé en la matière.
23
• Ils pourront donc constituer une équipe spécialisée au
développement d’un produit d’assurance Propriété
Industrielle et composée de spécialistes dans les
domaines sus indiqués.
• l’assureur n’a pas à craindre de voir son rôle réduit à
celui d’un tiers payeur, ce qui serait incompatible avec
une stratégie de service.
• Il permettra ainsi de s’assurer la fidélité des Entreprises
qui souscriront le contrat
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2EME PARTIE : QUELS SONT LES
FREINS AU DEVELOPPEMENT DU
MARCHE DE L’ASSURANCE
PORTANT SUR LA PROPRIETE
INDUSTRIELLE ?
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I.
AGREMENTS REÇUS PAR
L’ASSUREUR
• L’offre d’assurance n’est pas aussi flexible que l’on
pourrait le souhaiter, elle dépend des agréments que
l’assureur a reçus.
• ne pas limiter sa réflexion à la protection juridique.
• Le marché est important en France par l’intermédiaire de
l’INPI, 17.275 brevets, 68.484 marques, 50186 dessins
et modèles ont été déposés en 2005.
• le brevet a une durée de protection de 20 ans
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• les marques : durée de protection : 10 ans renouvelable.
• Dessins et modèles : protection de : 5 ans sur le
territoire français, renouvelable 4 fois.
• Munis de ces indications, l’assureur doit donc considérer
qu’il y a un marché potentiel très important.
• Les Entreprises de taille moyenne voire petite répugnent
à protéger leurs droits car il faut les défendre et aucun
assureur, à ce jour, ne peut proposer un produit complet
27
II. EVALUER LE MARCHE POTENTIEL
a) Mieux connaître les déposants
•
dénombrer le nombre de déposants, résidant en
France, et déposants par les différentes voies
nationales, européennes et internationales
28
Dépôts de Brevets par des
personnes morales de 1996 à 2000
Nombre de Brevets déposés
Nombre de déposants
%
Déposants
%
Brevets
1
5708
59,1%
11,0%
2
1553
16,1%
6,0%
3à5
1344
13,9%
9,5%
6 à 10
505
5,2%
7,2%
11 à 20
267
2,8%
7,4%
21 à 50
160
1,7%
9,5%
51 à 100
53
0,5%
7,1%
Plus de 100
64
0,7%
42,3%
Total
9654
100,0%
100,0%
Source : INPI-OPI, 2002
29
b)
Mieux connaître les stratégies de Propriété
Industrielle des déposants
•
une meilleure connaissance des stratégies de
Propriété Industrielle des déposants, par l’assureur.
•
il faut que le produit présenté par l’assureur soit
attractif.
•
L’assureur doit convaincre l’Entreprise, quelque soit sa
taille et son domaine d’activité, si elle est titulaire de
droits de Propriété Industrielle, d’assurer ses titres à
un coût et une prime qui puissent selon les cas et
l’étendue des garantie ainsi que le nombre de droits
protégés, rester accessibles.
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c) Mieux connaître les stratégies judiciaires
des déposants
Connaître les Entreprises qui exploitent les
droits de Propriété Industrielle et qui sont
susceptibles d’avoir des contentieux dont les
conséquences peuvent être importantes.
9
9
9
9
Critères généraux
Critères liés à la Propriété Industrielle
Critères liés à la stratégie judiciaire
Structure de la concurrence
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III.
Besoin de statistiques
a)
Evaluation des risques en protection juridique
•
Les pertes de l’assureur dépendent des coûts des litiges.
•
Des études ont été effectuées sur des données du
Ministère de la Justice notamment l’étude IRPI s’appuie
sur une base de données à partir des décisions de
contrefaçon auprès des Tribunaux concernés.
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L’étude faite par la FNDE-ASPI de 2001, démontre :
• Une évolution progressive du nombre de litiges de
contrefaçon. les litiges concernant les brevets
d’invention ne sont pas que des contentieux de
contrefaçon, certains portent sur des contrats licence ou
des inventions de salariés par exemple.
• Si l’on rapporte le nombre d’affaires nouvelles au
nombre de brevets en vigueur pour une année, on peut
estimer le taux de contentieux à environ 1/1000.
• la moitié de ces affaires sont traitées à Paris.
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• De plus en plus, les affaires invoquent des brevets
européens.
• Les litiges en première instance pour 1998 au Tribunal de
Grande Instance de Paris : 17% des affaires de contrefaçon
invoquent des droits de brevet alors que la moitié des
affaires invoquent le droit des marques.
• Par ailleurs, dans 3/4 des litiges les parties sont françaises,
elles représentent 76% des demandeurs et 70% des
défendeurs pour les litiges, alors que les dépôts de brevets
d’origine française ne représentent qu’une minorité des
dépôts de brevets pour une protection en France.
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• La nature des décisions : la contrefaçon est
généralement reconnue. On constate que les brevets
européens apparaissent plus valides que les brevets
français qui sont annulés dans 23% des cas alors que
15% des brevets européens le sont.
• En France, les condamnations à des dommages et
intérêts subies par le contrefacteur sont peu importantes,
en moyenne 30.000 Euros sont octroyés, toutefois 9
décisions sur 82 ont accordé 750.000 Euros. Dans un
litige opposant SFR à BESSON, nous avons vu des
indemnités augmentées, comme la Presse s’en est faite
l’écho (1.500.000 Euros).
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• L’interdiction d’exploitation, devant les Tribunaux
français, a un taux d’obtention élevé.
• La majorité des affaires est jugée en moins de deux ans
en première instance, en appel, les procédures sont un
peu plus longues et vont de deux, trois à quatre
années.
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b)
Besoins statistiques en responsabilité civile
c)
Tarification et problèmes d’anti-Sélections
•
Les réticences des assureurs résident dans la difficulté
d’évaluer la rentabilité intrinsèque de ce type de
produit.
•
pour sortir de cette spirale, l’assureur a en mains
l’ensemble des données statistiques, besoins et
évaluations qui lui permettent, incontestablement, de
créer un produit adéquat sur un marché qui est
demandeur.
ce qui constituerait pour l’entreprise mais aussi pour
l’assureur une source de rentabilité et de prospérité.
•
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IV.
La stratégie judiciaire
•
Ce domaine très particulier nécessite des
compétences et implique plusieurs parties prenantes
dont le souscripteur, l’assureur, le Conseil en
Propriété Industrielle (CPI) et l’Avocat.
•
Compte tenu de l’extrême spécialisation du
domaine de la Propriété Industrielle, l’examen par
l’assureur de l’assurabilité du portefeuille de PI
nécessite donc de marier des compétences
multiples: techniques, économiques et juridiques
pour apprécier les risques potentiels de contrefaçon
auxquels le déposant est exposé.
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• En fait, l’assureur possède tous les outils nécessaires à
pouvoir établir ce produit.
• De même, le Risk Manager, conscient de la valeur des
droits de Propriété Industrielle , aura à cœur de garantir
ces droits, tout comme il garantit déjà :
9 Les bâtiments, les matériels, la perte d’exploitation, la
responsabilité civile professionnelle de son Entreprise, etc…
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3EME PARTIE : Offre de couvertures
existantes sur le marché ANGLO-SAXON
1) Un marché concentré
2. Garanties deux types d’offres
a) Offre de type « RC »
b) Offre de type »PE »
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3. Conditions générales
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Nature des actifs couverts
Portefeuille de titre ou 1 titre unique
Territorialité
Exclusions majeures
Taux de prime
Franchise
41
4.
Modalités de souscription
a) Questionnaire
b) Audit
5.
Capacité
6.
Cibles visées
42
4EME PARTIE : Perspective d’avenir pour
l’émergence d’une couverture d’assurance
en PI en France
1.
Modèle de couverture recherché
2.
Conditions sine que non à l’émergence du marché
43
a) Intégration des actifs de PI dans un
processus de risk management
9 Identifier ses actifs
9 Vérifier leur validité et leur solidité
9 Hiérarchiser – quel poids dans la valeur
économique de son entreprise
9 Vérifier son historique de contentieux
9 Définir une stratégie en matière de Propriété
Industrielle
9 Enregistrer ses actifs
9 Audit régulier
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b) Créer une nouvelle branche
d’assurance
9 Etablir un business plan réaliste
9 Définir un schéma de réassurance adapté
9 Définir une doctrine de souscription permettant
de paramétrer les conditions de couverture
9 Créer des partenariats pour faciliter la rédaction
d’un wording et soutenir le processus de
souscription
45
c) Organiser le marché du courtage autour de cette
nouvelle branche
9
9
Relais en terme de communication/marketing
Offrir les opportunités de mutualisation
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CONCLUSION
La gestion des risques est un art. Or les droits de Propriété
Industrielle constituent une des composantes de la valeur
de l’Entreprise.
Le Directeur Général, à l’aide du Risk Manager, doit tirer
profit et partie de ces gisements de valeur.
Une attaque au droit de la Propriété Industrielle peut porter
gravement atteinte à la valeur de l’Entreprise.
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• Ce risque doit être géré avec l’aide des
assureurs pour permettre la confiance et la
sécurité ainsi que le développement des
Entreprises.
• On produira ainsi de la valeur en faisant preuve
de créativité,en mettant à jour les opportunités
de croissance, en innovant dans le traitement du
risque et sa couverture.
• L’assureur ne peut qu’avoir à cœur de
développer sa propre entreprise au côté de celle
qu’il assure.
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« Celui qui ne se préoccupe pas de l’avenir
est condamné au présent immédiat (Confucius) ».
CORINNE GROSBART
Avocat au Barreau de Paris
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