la protection des marques de commerce célèbres au canada

LA PROTECTION DES MARQUES DE COMMERCE CÉLÈBRES AU CANADA SUITE
AUX ARRÊTS MATTEL ET VEUVE CLICQUOT PONSARDIN DE LA COUR SUPRÊME DU
CANADA
Barry Gamache*
LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L.
Avocats, agents de brevets et de marques
Centre CDP Capital
1001, Square-Victoria – Bloc E – 8e étage
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7
Tél. (514) 987 6242 - Fax (514) 845 7874
[email protected] – www.robic.ca
Le 2 juin 2006, la Cour suprême du Canada a rendu deux arrêts fort attendus
par ceux qui sont intéressés par la protection des marques de commerce,
notamment les marques de commerce célèbres. Tant dans Mattel, Inc. c.
3894207 Canada Inc., 2006 CSC 22 et dans Veuve Clicquot Ponsardin c.
Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23, la Cour suprême a précisé le test de
vraisemblance de confusion lorsqu’une marque de commerce célèbre est en
cause.
Une raison probable de l’intérêt manifesté par la Cour suprême pour les
marques de commerce célèbres résulte sans doute de la controverse
entourant ce qu’il est convenu de nommer le test Pink Panther, suite à la
décision de la Cour d’appel fédérale dans Pink Panther Beauty Corp. c.
United Artists Corp., [1998] 3 C.F. 534. Cette dernière affaire a été perçue
comme exigeant la preuve d’un lien ou d’une connexion entre les secteurs
d’activité des parties avant que la cour ou le registraire ne puisse conclure à
une vraisemblance de confusion entre une marque de commerce célèbre et
une autre marque qui reprend l’aspect distinctif de cette première marque.
L’exigence de la recherche d’un lien a été perçue notamment dans l’extrait
suivant de la décision Pink Panther Beauty Corp.:
[46] J'
ai pris connaissance d'
un certain nombre d'
autres affaires
concernant des marques de commerce célèbres: "Coca-Cola",
"Cartier" et "Wedgwood". Dans chacune d'
elles, la marque célèbre l'
a
emporté, mais chaque fois, on a conclu à l'
existence d'
un lien ou
d'
une similarité entre les produits ou les services. Faute d'
établir un tel
lien, il est très difficile de justifier toute extension des droits de propriété
aux domaines du commerce qui ne touchent que de loin le titulaire
© CIPS, 2006.
* De LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'
avocats, d'
agents de
brevets et d'
agents de marques de commerce. Publié dans le Bulletin Été 2006 (vol 10, no 3).
Publication 068.075F.
de la marque de commerce. Si tel devait être le cas, ce ne sera que
dans des circonstances exceptionnelles.
Dans le cadre des arrêts Mattel et Veuve Clicquot Ponsardin, la Cour
suprême du Canada a revu le test Pink Panther et a posé les principes
suivants:
a) Les marques de commerce célèbres ont une certaine transcendance et
ne devraient donc pas être limitées aux seuls produits et/ou services
auxquels elles sont normalement associées:
- Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23:
[26] La conclusion portant que VEUVE CLICQUOT est une « marque
célèbre » est importante pour l’examen de « toutes les circonstances
de l’espèce » parce que la célébrité présuppose que la marque
transcende, dans une certaine mesure du moins, les marchandises
auxquelles elle est normalement associée…
b)
La recherche d’un lien ou d’une connexion, perçue comme faisant
partie du test Pink Panther, n’est pas une exigence sine qua non pour le
test de vraisemblance de confusion, lorsqu’une marque de commerce
célèbre est en cause:
- Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc., 2006 CSC 22:
[63] Après avoir cité un certain nombre d’affaires dans lesquelles la
marque de commerce célèbre l’avait emporté, le juge Linden a
poursuivi :
[. . .] chaque fois, on a conclu à l’existence d’un lien ou d’une
similarité entre les produits ou les services. Faute d’établir un tel
lien, il est très difficile de justifier toute extension des droits de
propriété aux domaines du commerce qui ne touchent que de
loin le titulaire de la marque de commerce. Si tel devait être le
cas,
ce
ne
sera
que
dans
des
circonstances
exceptionnelles. [par. 46]
Je conviens avec l’appelante que, « si tel devait être le cas », le
critère des « circonstances exceptionnelles » place la barre trop haut
et peut être vu comme une tentative d’imposer une certaine rigidité
alors qu’il n’en existe pas. Dans le cas où l’emploi de la nouvelle
marque aurait pour effet de créer de la confusion sur le marché, son
enregistrement devrait être refusé, « que ces marchandises ou ces
services soient ou non de la même catégorie générale » (par. 6(2)).
Ce qu’il importe de dire au sujet des marques célèbres, c’est que la
notoriété de la marque peut passer d’une gamme de produits à une
autre alors qu’une marque moins connue serait limitée à ses
marchandises ou services traditionnels. Le critère qu’il convient
d’appliquer est celui exposé précédemment par le juge Linden, au
par. 33 :
C’est l’ensemble des circonstances qui déterminera le poids à
accorder à chacun de ces éléments.
…
[71] Dans la mesure où le juge Linden a statué que la différence entre
les marchandises ou les services constituera toujours un facteur
dominant, je ne suis pas d’accord avec lui, mais compte tenu du rôle
et de la fonction des marques de commerce, il s’agira en général
d’une considération importante. L’appelante prétend que certaines
des remarques incidentes formulées par le juge Linden peuvent
pratiquement être interprétées comme exigeant une « ressemblance »
entre les marchandises et services respectifs. À cet égard, ces
remarques incidentes ne devraient pas être suivies.
c)
En fait, dans l’appréciation du test de vraisemblance de confusion, il faut
tenir compte de l’ensemble des circonstances; toutefois, dans des cas
particuliers, certaines circonstances auront plus d’importance que
d’autres:
- Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23:
[33] Bien que l’impression ou l’aura que dégage la VEUVE CLICQUOT
ne se limite pas nécessairement au champagne et aux articles
promotionnels connexes, et puisse s’étendre à d’autres produits de
luxe, aucun témoin n’a laissé entendre que les consommateurs
ordinaires associeraient la marque à des vêtements de gamme
intermédiaire pour dames. Ainsi, compte tenu de toutes les
circonstances de l’espèce, la juge de première instance était d’avis
« [. . .] que le facteur clef est la différence considérable entre les
marchandises de la demanderesse et celles des défenderesses » et
que « les activités de la demanderesse et celles des défenderesses
sont tellement différentes qu’il n’y a aucun risque de confusion chez
les consommateurs » (par. 76). Dans son appréciation des facteurs
énumérés au par. 6(5), elle pouvait effectivement mettre l’accent sur
ce facteur dans le cas particulier qui nous occupe. Le
paragraphe 6(2) reconnaît que le consommateur ordinaire plutôt
pressé peut être amené à tirer une conclusion erronée « que ces
marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie
générale », mais il appartient toujours au tribunal de déterminer si, eu
égard à toutes les circonstances, ces consommateurs sont
susceptibles de le faire dans un cas particulier.
d)
Dans l’analyse du test de vraisemblance de confusion, une attention
particulière doit être portée à la marque de commerce célèbre en
cause puisque toutes les marques de commerce célèbres n’ont pas le
même profil:
- Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23:
[32]… Les marques célèbres n’ont pas toutes le même profil.
Certaines d’entre elles sont peut-être bien connues, mais sont
associées à des produits très spécifiques (la publicité du sirop pour la
toux Buckley vante son efficacité malgré son mauvais goût, ce qui
porte à croire que son image de marque ne serait pas très indiquée
pour un restaurant). D’autres marques célèbres, comme Walt Disney,
peuvent en fait avoir franchi un écart important entre différentes
gammes de produits.
La contribution importante des arrêts Mattel et Veuve Clicquot Ponsardin est
le rappel qu’on peut conclure à une vraisemblance de confusion entre les
marques de deux parties, que les marchandises ou services des ces parties
soient ou non de la même catégorie générale. Bien que la cour ou le
registraire, selon le cas, puisse insister davantage sur la question des secteurs
d’activité, il n’est pas requis de rechercher absolument un lien entre les
secteurs d’activité des parties afin de conclure à la vraisemblance de
confusion.
ROBIC, un groupe d'
avocats et d'
agents de brevets et de marques de
commerce voué depuis 1892 à la protection et à la valorisation de la propriété
intellectuelle dans tous les domaines: brevets, dessins industriels et modèles
utilitaires; marques de commerce, marques de certification et appellations
d'
origine; droits d'
auteur, propriété littéraire et artistique, droits voisins et de
l'
artiste interprète; informatique, logiciels et circuits intégrés; biotechnologies,
pharmaceutiques et obtentions végétales; secrets de commerce, know-howet
concurrence; licences, franchises et transferts de technologies; commerce
électronique, distribution et droit des affaires; marquage, publicité et
étiquetage; poursuite, litige et arbitrage; vérification diligente et audit. ROBIC, a
group of lawyers and of patent and trademark agents dedicated since 1892 to
the protection and the valorization of all fields of intellectual property: patents,
industrial designs and utility patents; trademarks, certification marks and
indications of origin; copyright and entertainment law, artists and performers,
neighbouring
rights;
computer,
software
and
integrated
circuits;
biotechnologies, pharmaceuticals and plant breeders; trade secrets, knowhow, competition and anti-trust; licensing, franchising and technology transfers;
e-commerce, distribution and business law; marketing, publicity and labelling;
prosecution litigation and arbitration; due diligence.
COPYRIGHTER
IDEAS LIVE HERE
IL A TOUT DE MÊME FALLU L'
INVENTER!
LA MAÎTRISE DES INTANGIBLES
LEGER ROBIC RICHARD
NOS FENÊTRES GRANDES OUVERTES SUR LE MONDE DES AFFAIRES
PATENTER
R
ROBIC
ROBIC + DROIT +AFFAIRES +SCIENCES +ARTS
ROBIC ++++
ROBIC +LAW +BUSINESS +SCIENCE +ART
THE TRADEMARKER GROUP
TRADEMARKER
VOS IDÉES À LA PORTÉE DU MONDE , DES AFFAIRES À LA GRANDEUR DE LA PLANÈTE
YOUR BUSINESS IS THE WORLD OF IDEAS; OUR BUSINESS BRINGS YOUR IDEAS TO THE WORLD