Présentation de Claire Léonelli / Molitor

Chan Park
Partner, Corporate
& M&A
Sites Web
et droits de propriété intellectuelle
Luxinnovation : Les Mardis de la Propriété Intellectuelle
Claire Leonelli
Avocat aux Barreaux de Paris et de Luxembourg (liste IV)
Partner, Head of IP, IT & Media
18 Mars 2014
Introduction
Introduction
• Objet :
üPrévoir et maîtriser toutes les questions de propriété intellectuelle en amont de la
création d’un site Internet
üAssurer la visibilité de son site sans porter atteinte aux droits des tiers
üSavoir anticiper et éviter les litiges
• Plan
üNoms de domaine
üStructure et contenu des sites web
üLiens hypertextes
üMots clés
3
1. Noms de domaine
2.1. Qu’est-ce qu’un nom de domaine ?
Nom de domaine
WWW.C-EST-ICI.COM
Extension (ou « Top-Level
Domain » - TLD)
• L’adresse sur le web de votre site Internet
• Pas un droit de propriété intellectuelle stricto sensu (pas de monopole
d’exploitation juridique)
• Signe distinctif susceptible de protection sous certaines conditions (via la
concurrence déloyale)
5
2.2. Comment choisir son nom de domaine ? (1/5)
a) Disponibilité technique : 1er arrivé, 1er servi
ü Impossible techniquement d’enregistrer deux fois le même nom de domaine sous la
même extension (≠ marque)
ü Possible d’enregistrer le même nom de domaine sous des extensions différentes :
o Les extensions génériques (« gTLD ») :
§
Non restreints: .com, .org, .net, .info (2001)
§
Restreints (i.e. soumis à conditions): .mil, .biz, .pro, etc.
o Les extensions géographiques (« ccTLD ») : .lu, .fr, .be, .de
265 millions de noms de
domaine
110 millions « .com »
(Q3 2013 - Verisign)
o Les nouveaux « gTLD » (depuis 2014) :
§
Extensions en caratères non latins (chinois, arabe, cyrillique, thaï, etc.) : ‫‘(ﺷﺑﻛﺔ‬réseau’ ou ‘toile’),
онлайн (‘en ligne’), сайт (‘site’) et 游戏(jeu), etc.
§
Extensions géographiques : .nyc, .paris, .brussels, .hamburg, etc.
§
Extensions réservées à une communauté : .gay, .bank, .finance
§
Extensions génériques : .bike, .holdings, .music, .cloud, etc.
§
Extensions « fermées » : .bugatti, .audi, .hermes
1930 demandes
175 noms de domaine
délégués (15/03/2014)
(ICANN)
6
2.2. Comment choisir son nom de domaine ? (2/5)
b) Disponibilité technique ≠ Disponibilité juridique
ü Pas de vérification de la disponibilité juridique par le Registry
ü Un nom de domaine peut devoir être supprimé ou transféré, à la demande d’un tiers, s’il porte atteinte à ses
droits antérieurs, et notamment :
Marque antérieure
Dénomination sociale
antérieure
• Antériorité : date de dépôt
• Marque enregistrée sur le
territoire vers lequel est dirigé le
site Internet (faisceau d’indices)
• Les produits/services et les
signes sont identiques
• Risque de confusion si les
produits/services et les signes
sont similaires
• Si nom de domaine inactif:
marque enregistrée en classe 38
• Exception: marque notoire
• Antériorité : date d’insertion dans
les statuts
• Risque de confusion et donc :
- Identité ou similarité des signes
- Dénomination sociale distinctive
- Nom de domaine est actif
- Situation de concurrence
- Même zone géographique
- Dénomination sociale distinctive
(i.e non descriptive/générique)
• (Risque de) perte/détournement de
clientèle
Ex.: KALASHNIKOV c/ kalashnikovenergy.com - TAL 23 avril 2008
Ex.: Société Argus (automobile) c/ argus.fr
(IT) (pas d’atteinte)
Nom de domaine antérieur
• Antériorité : date d’usage
• Risque de confusion et donc :
- Identité ou similarité des signes
- Noms de domaine actifs
- Situation de concurrence
- Même zone géographique
- Nom de domaine distinctif (i.e non
descriptive/générique)
• (Risque de) perte/détournement de
clientèle)
Ex.: gay.fr c/ gay.com (pas d’atteinte) –
bois-tropicaux.com c/
boistropicaux.com (atteinte) – TAL 7
octobre 2011 – TAL ref. 11 juillet 2008
7
2.2. Comment choisir son nom de domaine ? (3/5)
c) Disponibilité technique ≠ Protection juridique
üUn nom de domaine descriptif peut permettre un bon référencement
36,43%
de clics
8
2.2. Comment choisir son nom de domaine ? (4/5)
c) Disponibilité technique ≠ Protection juridique
üMAIS un nom de domaine descriptif risque de ne pouvoir constituer une marque
valable
Ex: Affaire showroomprivé.com Vs vente-privee.com (TGI Paris, 28 novembre 2013)
üNi de permettre de s’opposer à un nom de domaine pourtant quasi-identique
Ex: mariagesencorse.com vs mariageencorse.com (CA Bastia, 20 mars 2013)
9
2.2. Comment choisir son nom de domaine ? (5/5)
Quelques conseils pratiques
ü Mettre en balance les intérêts marketing et les aspects juridiques
-> un nom de domaine descriptif peut être opportun pour promouvoir un produit/service saisonnier
-> un nom de domaine descriptif risque de ne pas pouvoir être protégé contre les usurpations
-> privilégier les noms de domaine arbitraires pour une stratégie à long terme
ü Procéder (ou faire procéder) à une recherches d’antériorités au moins parmi :
-
Les noms de domaines identiques enregistrés sous les autres extensions
-
Les dénominations sociales enregistrées dans les principaux pays cibles
-
Les marques identiques et similaires enregistrées dans les principaux pays cibles.
ü Si possible d’enregistrer le nom de domaine sous différentes extensions et les exploiter par redirection
ü Enregistrer son nom de domaine à titre de marque
ü Ne pas oublier de renouveler ses noms de domaine et privilégier les réservations longue durée
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2.3. Comment défendre son nom de domaine ? (1/3)
Avant toute procédure
Collecte des preuves
Problème de l’anonymat
Mise en demeure
Procédures judiciaires
Pas de dépôt à titre de marque : Action en
concurrence déloyale
• Antériorité : date d’usage
• Risque de confusion et donc :
- Identité ou similarité des signes
- Noms de domaine actifs
- Situation de concurrence
- Même zone géographique
- Nom de domaine distinctif (i.e non
descriptive/générique)
• (Risque de) perte/détournement de clientèle /
atteinte à la capacité de concurrence
-
En cas de dépôt à titre de marque : Action en
contrefaçon
• Antériorité : date de dépôt
• Marque enregistrée sur le territoire vers lequel
est dirigé le site Internet (faisceau d’indices) ou
sur lequel est utilisé la dénomination
sociale/nom commercial
• Les produits/services et les signes sont
identiques
• Les produits/services et les signes similaires :
risque de confusion
• Exception : marque notoire
Interdiction de faire usage du signe contesté, sous astreinte
Radiation ou transfert du nom de domaine
Dommages et intérêts
Action en la
forme des
référés
Action au
fond
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2.3. Comment défendre son nom de domaine ? (2/3)
Procédures Alternatives de Règlement des Litiges
Procédure UDRP
gTLD (.com, .net, .biz, .org, etc.)
Quelques ccTLD (.fr, .ch, .es )
Procédure ADR (.eu )
Procédure de contestation de
titulaire .lu
OMPI
Tribunal d’Arbitrage de la République
Tchèque
DNS Restena
1 ou 3 experts
1 ou 3 experts
11 juin 2013
Transfert (84%) ou radiation (3%)
Suspension, transfert ou radiation
Suspension (de 1 an à 18 mois)
• Signe distinctif protégé antérieur
(marque om commercial, enseigne,
dénomination sociale, etc) identique
ou similaire
• Nom de domaine portant atteinte à
un
droit
antérieur
(marque,
dénomination sociale, etc.)
• Marque antérieure
similaire
identique
ou
• Absence de droits ou d’intérêt
légitime du réservataire sur le nom
de domaine
• Enregistrement et utilisation de
mauvaise foi (réservation aux fins
de revente au titulaire de la marque,
de perturber son activité ou de créer
une confusion)
Approx. 60 jours
• Absence de droits ou d’intérêt
légitime du réservataire sur le nom
de domaine
• Action (judiciaire ou extra-judiciaire)
en cours contre le réservataire du
nom de domaine en vue du transfert
du nom de domaine
• OU enregistrement et usage du nom
de domaine de mauvaise foi
Approx. 3-4 mois
Demandes traités rapidement après
la réception d’un dossier complet
12
2.3. Comment défendre son nom de domaine ? (3/3)
Point d’actualité (2013)
ü Trademark Clearinghouse :
• Base de donnée mondiale dans laquelle les titulaires de marque peuvent inscrire leur marque
• Avantages :
-
Enregistrement prioritaire de nouvelles extensions (Sunrise Period)
-
Dispositif d’alerte du réservataire d’un nom de domaine dans l’une des nouvelles extensions identique ou
similaire à la marque et/ou du titulaire de la marque (Claim Period)
-
Bénéfice de la procédure URS
ü Procédure URS (Système de Suspension Rapide Uniform):
-
ouverte aux titulaires d’une marque antérieure enregistrée auprès du Trademark Clearinghouse et exploitée
-
nom de domaine identique ou similaire à la marque
-
absence de droits ou d’intérêt légitime du réservataire sur le nom de domaine
-
enregistrement et utilisation de mauvaise foi
-
suspension du nom de domaine jusqu’à son expiration
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3. Structure et Contenus
3.1. Protection par le droit d’auteur (1/3)
a) Objet de la protection
• Tous les contenus publiés sur un site Internet
sont suceptibles d’être protégés par le droit
d’auteur :
ü
ü
ü
ü
ü
Textes
Photos
Vidéos
Graphiques et dessins
Logiciels et applications
• La structure et la compilation de ces éléments
sont également susceptibes d’être protégées
par le droit d’auteur
• Les codes sources du site Internet
Condition : originalité (appréciation large)
Communication au public de tout ou partie de ces
éléments nécessite l’autorisation préalable de
l’auteur/titulaire des droits
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3.1. Protection par le droit d’auteur (2/3)
b) Titulaire des droits
• Titulaire des droits d’auteur
ü Principe : l’auteur personne physique
ü Exceptions :
- Œuvre dirigée : créée (i) par plusieurs auteurs (ii) à l’initiative d’une personne, physique et
morale, (iii) qui l’édite et la divulgue sous son nom et dans laquelle (iv) la contribution des
auteurs est conçue pour s’intégrer dans cet ensemble
=> droits appartiennent à l’initiateur du projet
-
Logiciels créés par un employé dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions
de son employeur
=> droits appartiennent à l’employeur
• Preuve de la titularité des droits d’auteur
ü Présomption : la personne sous le nom de laquelle l’œuvre est divulguée
ü Présomption simple qui supporte la preuve contraire
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3.1. Protection par le droit d’auteur (3/3)
c) Aspects pratiques
• Principe : pas de cession de droits automatique
üCréations par les salariés
üCréations par un prestataire
=> Nécessité d’insérer des clauses de cession de droit appropriées dans les contrats de
travail et les contrats de création d’une œuvre sur commande
• Conséquence : Nécessité d’obtenir au cas par cas l’accord de l’auteur/titulaire
des droits avant l’insertion d’une œuvre sur son site Internet
• Exceptions:
ü Œuvres sous Licence Creative Commons (différentes configurations)
ü Œuvres tombées dans le domaine public (principe (Lux): vie de l’auteur + 50 ans)
ü Gestion collective (Sacem Luxembourg, Luxorr, etc.)
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3.2. Protection par le droit des producteurs de bases de données
(1/4)
a) Etendue de la protection spécifique (loi 2004) :
ü Prérogatives :
-
droit d’interdire l’extraction ou la réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle,
évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base de donnée;
-
droit d’interdire l’extraction ou la réutilisation répétées et systématique de parties non
substantielles de la base de manière (i) soit contraire à l’exploitation normale de cette base,
(ii) soit à causer un préjudice aux intérêts légitimes du producteur de la base.
ü Bénéficiaire : producteur de la base de données = la personne physique ou morale qui
prend l’initiative et assume à titre principal le risque d’effectuer les investissements
nécessaires à la création de la base (article 67 al.2 loi de 2001 sur le droit d’auteur).
ü Durée : 15 ans après le 1er janvier de l’année qui suit la date de l’achèvement de la base de
données ou de sa mise à disposition du public si tel est le cas
Ex: mise en ligne le 15/03/2014 => protection jusqu’au 1er/01/2030
18
3.2. Protection par le droit des producteurs de bases de données
(2/4)
b) Notion de base de données (loi 2004) :
üDéfinition :
(i)
base de données
(ii) dont l’obtention, la vérification ou la présentation du contenu
(iii) atteste d’un investissement qualitatif ou quantitatif substantiel
Þ Cet investissement doit concerner (i) la recherche d’éléments existants, (ii) leur
rassemblement, leur agencement systématique ou méthodique ou leur accessibilité
individuelle dans la base de données ou (iii) la vérification de la fiabilité de l’information lors
de la constitution de la base et pendant son fonctionnement, à l’exclusion des moyens
inhérents à la création même des éléments de la base (CJUE, 9 nov. 2004, aff. C-203/02, aff. C-444/02, C338/02, C-46/02)
Þ Le but de la protection par le droit sui generis est en effet de stimuler la mise en place de
systèmes de stockage et de traitement d’informations existantes, et non la création
d’éléments susceptibles d’être ultérieurement rassemblés dans une base de données.
19
3.2. Protection par le droit des producteurs de bases de données
(3/4)
b) Notion de base de données (loi 2004) :
üIllustrations :
-
Site regroupant la liste des chevaux participant à une course : NON car les opérations de
vérification s’inscrivant dans ce cadre ne correspondent pas à un investissement lié à l’obtention et à la
vérification du contenu de la base de données dans laquelle figure cette liste (CJUE, 9 novembre 2004, C203/02).
-
Site regroupant des annonces immobilières : NON car pas d’investissements liés à la constitution
de la base de données distinct de la création des annonces elles-même (Cass. Fr., 5 mars 2009, Ouest France
Multimédia c/ Direct Annonces; CA Paris, 15 novembre 2013, aff « Se loger » ).
-
Base de données comprenant une liste de sites autorisés aux mineurs : OUI (Tribunal
Commerce de Paris, 17 décembre 2009, Xooloo c/ France Telecom)
-
Annuaire en ligne : OUI car justification d’investissements substantiels (11 millions d’Euros)
(Cass. Fr., 23 mars 2010 (France Télécom / Lectiel )
20
3.2. Protection par le droit des producteurs de bases de données
(4/4)
c) Indexation licite vs Extraction illicite
ü Activité des moteurs de recherche : indexation licite (atteinte) (TGI Paris, 1er février 2011)
-
Pas de reprise du contenu donc pas d’extraction
-
Simple indexation de sites Internet de tiers sous forme de liens hypertextes permettant d’y
accéder directement
üActivité des metamoteurs de recherche dédié : extraction illicite (atteinte) lorsque les
résultats sont présentés sous l’apparence extérieure du site Internet du metamoteur
(CJUE, 19 décembre 2003, aff. C-202/12, Innoweb BV c/ Wegener ICT Media BV, Wegener Mediaventions
BV)
-
Un métamoteur de recherche utilise les moteurs de recherche d’autres sites Internet en
transférant les requêtes de ses utilisateurs vers ces autres moteurs de recherche, ce qui le
distingue de moteurs de recherche généraux tels que Google, puis en effectuant un tri,
notamment en éliminant les doublons.
-
La qualification «dédié» pour un métamoteur signifie que celui-ci est spécialisé sur un ou
plusieurs sujets déterminés.
21
4. Les liens hypertextes
4.1. Qu’est-ce qu’un lien hypertexte ?
Lien interne
Lien externe
23
4.1. Qu’est-ce qu’un lien hypertexte ?
Lien simple
Lien profond
24
4.2. Liens hypertextes et propriété intellectuelle
ü La création d’un lien hypertexte vers un site tiers, sans autorisation de l’exploitant de ce site, est susceptible
d’engager la responsabilité de son auteur dans les hypothèses suivantes :
Contrefaçon : Droits d’auteur
Contrefaçon : Marque
Hypothèse : insertion, sans autorisation,
d’un lien renvoyant vers un site Internet
Hypothèse : reproduction de la marque
au sein de l’hyperlien
-
-
-
Renvoi vers un site dont le
contenu est librement
accessible au public : pas
contrefaçon
Renvoi par un lien profond vers
un site dont l’accès est restreint
par des mesures de protection :
contrefaçon (CJUE 13 février
Utilisation à des fins
informatives : pas de
contrefaçon
Ex: blog sur le shopping renvoyant vers
les sites de divers marques
-
Utilisation à des fins
commerciales : contrefaçon
2014, affaire C-466/12, Svensson)
-
Renvoi vers un site permettant
le téléchargement illicite
d’œuvres de l’esprit :
contrefaçon par mise à
disposition ou complicité?
Ex: lien hypertexte reproduisant une
marque et renvoyant vers un site
vendant des produits identiques ou vers
un site vendant des contrefaçons (
25
5. Les mots clés
5.1. A quoi servent les mots-clés ?
Termes renseignés lors d’une recherche
sur un moteur de recherche
Référencement sur les moteurs de
recherche”
Termes visibles ou invisibles utilisés par
un site Internet
Mots-clés gratuits
§
Adresse URL et nom de
domaine
§
Titre de la page
§
Contenu de la page
§
Metatags /balises méta
§
Meta description
Référencement
naturel”
Mots-clés payants
Achetés auprès d’un moteur de
recherche (ex: Google Adwords,
Yahoo Search Marketing, Microsoft
Advertising)
Liens
sponsorisés
ou
commerciaux
27
5.2. La marque d’un tiers comme mot-clé? (1/4)
a) L’affaire « Google Adwords »
• Qu’est ce que Google Adwords?
ü Service proposé par Google pour permettre de diffuser des annonces publiciaires sous la forme de liens
commercieux ou sponsorisés.
ü Google est rémunéré pour chaque clic sur le lien promotionnel.
ü Les mots-clés qui déclenchent le lien commercial sont choisis par les annonceurs notamment à
partir d’une liste de mots-clés suggérés par Google (générateur de mots-clés).
ü Parmi ces mots-clés, figurent des marques protégées.
ü Les annonceurs peuvent choisir de tels mots-clés, sans avoir l’autorisation du titulaire de la marque,
et plusieurs annonceurs peuvent choisir le même mot-clé.
ü Lors du choix des mots-clés, les annonceurs indiquent le prix maximal par clic qu’ils sont prêts à
payer pour ce mot-clé.
ü Ce prix commandera notamment la position de leur annonce. Les annonceurs peuvent à tout
moment modifier ce prix pour améliorer leur positionnement.
=> Un annonceur peut donc enregistrer à titre de mot-clé la marque d’un
concurrent et son annonce pourra alors apparaître au-dessus de celle de celui-ci
dans la liste des résultats d’une recherche sur le moteur de recherche Google.
28
5.2. La marque d’un tiers comme mot-clé? (2/4)
b) Responsabilité des moteurs de recherche: affaire Google Adwords
üGoogle n’est pas responsable pour contrefaçon de marque (CJUE, 23 mars 2010, Google France
SARL et Google Inc. contre Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08), Google France SARL contre Viaticum SA et Luteciel SARL
(C-237/08) et Google France SARL contre Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL et autres (C238/08))
-
Pas d’usage de la marque dans la vie des affaires pour désigner des produits ou services
identiques ou similaires à ceux visés par la marque
-
Cet usage est le fait de l’annonceur.
üGoogle peut néanmoins voir sa responsabilité engagée :
Þ Bénéfice du régime aménagé de responsabilité de l’hébergeur (article 62 de la loi modifié
du 14 août 2000 sur le commerce électronique)
• Principe : pas de responsabilité pour les informations stockées pour un tiers ni d’obligation
générale de surveillance
• Exception :
-
Google avait effectivement connaissance du caractère illicite de l’activité ou de l’information
-
Google a été informé du caractère illicite de l’usage du mot-clé et n’a pas agit promptement
pour retirer celui-ci ou rendre l’accès au site l’utilisant impossible.
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5.2. La marque d’un tiers comme mot-clé? (3/4)
c) Responsabilité de l’exploitant du site Internet / annonceur
üPrincipes (CJUE, 22 septembre 2011, C-323/09, Interflora / Marks & Spencer ) :
-
Possible d’enregistrer un mot-clé identique ou similaire à la marque d’un concurrent pour
promouvoir des produits identiques ou similaires
-
Sans avoir reçu l’autorisation du titulaire
-
Si un tel usage ne porte pas à confusion quant à l’origine des produits et services.
Þ Appréciation au cas par cas - Tout dépend de la lisibilité de l’annonce :
-
s’il est clair que les produits ou services ne proviennent pas du titulaire de la marque mais
d’un tiers : pas contrefaçon de marque ;
-
si l’annonce ne permet pas, ou permet difficilement, aux internautes de comprendre cela :
contrefaçon de marque par usage illicite.
Þ La solution peut se comprendre dans la mesure notamment où l’usage de la marque
d’autrui dans le cadre de la publicité comparative est licite sous certaines conditions.
5.2. La marque d’un tiers comme mot-clé? (5/5)
c) Responsabilité de l’exploitant du site Internet / annonceur
ü Applications concrètes :
-
Le lien promotionnel a clairement pour but de vendre des produits contrefaisants : par ex: « faux
Vuitton » : contrefaçon
-
L’annonce fait croire que l’annonceur fait partie du réseau de distributeurs de la marque alors
que tel n’est pas le cas (British High Court of Justice, 21 mai 2013, aff. Interflora / Marks & Spencer)
-
L’annonce ne fait pas mention du titulaire de la marque (CA Paris, 1er octobre 2010, Finance Selection
c/ Linxea) : contrefaçon
-
L’annonce permet à un internaute normalement et raisonnablement attentif de savoir que les
produits/services proviennent du tiers (Cass, fr, 25 septembre 2012, n°11-18.110) : absence de
contrefaçon
=> Décision critiquable car retient notamment comme critère le fait que l’annonce est positionnée dans une
colonne séparée des résultats naturels
ü Risques :
=> Le titulaire de la marque peut être condamné à verser des dommages et intérêts sur le fondement de la
concurrence déloyale s’il a obtenu le déférencement de l’annonceur par Google alors que l’annonce ne prêtait
pas à confusion et qu’il n’y avait pas contrefaçon de marque (Cass, fr, 14 mai 2013, Sogelink /Sig-image)
Questions ?
Merci pour votre attention !
Avocats à la Cour 8, rue Sainte-Zithe, P.O. Box 690 L-2016 Luxembourg T +352 297 298 1 F +352 297 299
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