Stratégie d`acquisition et de protection des marques au Maghreb

Stratégies d’acquisition
et de protection des marques
au Maghreb
De façon classique, pour être valide, le signe choisi
pour marque doit être distinctif. Il ne doit pas désigner
une caractéristique du produit ou du service, ni être
constitué d'une forme imposée par la nature ou la
fonction du produit ; en Algérie, il ne doit pas appartenir au domaine public.
è Le signe doit également être licite, c'est-à-dire ni
trompeur, ni contraire à l'ordre public ou aux bonnes
mœurs, ni reproduire ou imiter un drapeau ou tout
signe héraldique ; au Maroc, il ne doit pas reproduire
l'effigie du Roi ou d'un membre de la famille royale.
è Enfin, le signe doit être disponible, c'est-à-dire ne
pas porter atteinte à un droit antérieur : marque préalablement enregistrée, dénomination ou raison
sociale, nom commercial ou enseigne connu sur l'ensemble du territoire national, appellation d'origine
protégée, dessin ou modèle protégé, droit de la personnalité d'un tiers, nom, image ou renommée d'une
collectivité territoriale.
è
Sont ainsi protégeables les dénominations sous toutes
les formes (mots, noms patronymiques, chiffres, signes,
etc.), les signes figuratifs (dessins, formes, couleurs,
etc.), mais aussi, en Tunisie, les signes sonores.
La marque de produit ou de service est obligatoire
pour tout produit ou service offert, vendu, ou mis en
vente en Algérie, à l'exclusion de ceux dont la nature
ou les caractéristiques ne permettent aucune forme
de marquage, et des produits portant une appellation
d'origine.
(1) Les auteurs tiennent à remercier chaleureusement Catherine Quatravaux, économiste-statisticienne à l'IRPI, pour son analyse des dépôts de
marques, ainsi que Me Anis Bettaieb, avocat aux Barreaux de Tunis et de Paris, pour ses éclairages sur certaines particularités des systèmes juridiques
des pays du Maghreb.
(2) Notamment grâce à leur adhésion à l'Accord ADPIC dans le cadre de l'OMC pour le Maroc et la Tunisie, et sa préparation à l'entrée dans l'OMC
pour l'Algérie.
(3) Algérie : Ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424, correspondant au 19 juillet 2003, relative aux marques ; Maroc : Loi n° 17/97
relative à la protection de la propriété industrielle du 15 février 2000 ; Tunisie : Loi n° 2001-36 relative à la protection des marques de fabrique,
de commerce et de services du 17 avril 2001.
En pratique
Critères de validité de la marque
COMMENT ACQUÉRIR UNE MARQUE AU MAGHREB ?
Zoom sur ...
F
L’interview !
Marie-Anne Genand, Sébastien Calmont
orts d'une unité géographique, linguistique et religieuse,
[email protected] ; [email protected]
l'Algérie, le Maroc et la Tunisie ont également la particularité d'avoir des législations similaires, du moins en matière de
Marie-Anne Genand est juriste spécialisée en propriété
intellectuelle. Sébastien Calmont est responsable des
propriété intellectuelle, du fait de leur ancienne appartenance à
départements Éditions - Web et Formation - Colloques à
l'empire colonial français. Les pays du Maghreb ont récemment
2
3
l'Institut de recherche en propriété intellectuelle (IRPI) de
modernisé leurs lois relatives aux marques , mais tous ont
la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Il a déjà
encore aujourd'hui pour source d'inspiration le droit français.
publié dans la revue Accomex des articles sur la protecAinsi, l'acquisition d'une marque dans ces pays répond sensition des droits de propriété intellectuelle en Inde et dans
blement aux mêmes conditions que celles imposées pour
les pays en développement 1.
l'enregistrement d'une marque française. De même, la marque
confère à son titulaire un droit de propriété auquel sont
attachées des prérogatives tout aussi étendues que pour une marque française. Pour prévenir la contrefaçon, ou la
réprimer, les lois maghrébines prévoient des actions appropriées, qui justifient l'intérêt de déposer une marque, mais
l'importance de la contrefaçon est telle que les entreprises connaissent des difficultés à défendre leurs droits. Cet
article apporte aux entreprises soucieuses de protéger une marque dans ces pays des conseils pratiques pour
déposer une marque et défendre au mieux les droits qui s'y attachent.
La marque, à l'image de la définition applicable en
France ou plus largement en Europe, est un signe
susceptible de représentation graphique ("visible"
pour la Tunisie) servant à distinguer les produits et
services d'une personne physique ou morale.
Analyses
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Stratégies d’acquisition et de protection des marques au Maghreb
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Accomex n° 88 - Relations Sud-Sud
Enregistrement de la marque
La marque s'acquiert par l'enregistrement auprès de
chaque institut national de la propriété industrielle :
l'INAPI en Algérie 4, l'OMPIC au Maroc 5 et l'INNORPI en
Tunisie 6. Dans ce dernier pays, le dépôt peut également se faire dans l'antenne régionale de l'INNORPI à
Sfax (centre du pays).
L'Algérie (sauf accord de réciprocité) et la Tunisie
exigent du déposant domicilié à l'étranger, quelle que
soit sa nationalité, qu'il désigne un mandataire établi
dans le pays du dépôt. Le Maroc, quant à lui, laisse le
choix au déposant de déposer lui-même sa marque, ou
de recourir à un mandataire, et ce, directement au siège
de l'OMPIC à Casablanca, ou dans une des 28 antennes
régionales, ou enfin via un dépôt électronique.
Rappelons qu'en vertu de la Convention de Paris de
1883, un déposant dont la marque est en cours
d'enregistrement en France bénéficie d'un délai de
priorité 7 de six mois pour effectuer un dépôt à l'étranger.
Statistiquement, plus de 16 600 marques de produits
ou de services ont été déposées en 2006 8 dans les
pays du Maghreb, auprès des Offices respectifs
de propriété industrielle, dont 45 % d'entre elles
au Maroc, 29 % en Tunisie et 26 % en Algérie
(Cf. Graphique 1). Au Maroc et en Tunisie, les déposants d'origine étrangère attirés par les potentialités
économiques de ces deux pays respectifs ont été plus
dynamiques que les déposants nationaux dans leur
activité de dépôt de marques, même si cette dernière
y est demeurée soutenue.
Le nombre de dépôts est le résultat d'une croissance
significative des dépôts de marques nationales observée
au cours des dix dernières années, quel que soit le pays
considéré, d'environ 10 % en moyenne par an en Algérie
et au Maroc et 6 % en Tunisie. Cette évolution s'explique
d'une part, par les différentes actions de sensibilisation
menées par les Offices des pays du Maghreb, quant à
l'importance de la propriété industrielle et en particulier
des marques, pour le développement des entreprises et,
d'autre part, par les différentes prestations mises à leur
disposition pour les accompagner dans le domaine de
l'innovation et de la recherche. Elle s'est notamment
confirmée entre 2005 et 2006, en Algérie tout d'abord,
qui a vu le nombre de dépôts de marques augmenter de
plus de 30 % en un an ; au Maroc ensuite, où il a progressé de près de 15 % et en Tunisie où il a atteint, en
2006, un niveau record pour le pays.
Graphique 1
Répartition des dépôts de marques
de produits/services par pays (2006)
Sources : INAPI, OMPIC, INNORPI ; graphique : IRPI
Parmi les demandes d'enregistrement de marques en
provenance de l'étranger effectuées en 2006, en
Algérie comme au Maroc (Cf. Graphique 2), les plus
nombreuses ont été réalisées par des déposants originaires des États-Unis (7 % en Algérie, 6 % au Maroc),
des Émirats arabes unis (3 % en Algérie, 2 % au Maroc)
et de France (2 % en Algérie tout comme au Maroc).
Formalités
Les pièces requises à l'appui de la demande
d'enregistrement varient selon les pays.
En Algérie :
è une demande d'enregistrement de marque en cinq
exemplaires 9,
è cinq reproductions en couleur si la marque revendiquée est en couleur,
è un chèque à l'ordre de l'INAPI.
Au Maroc :
è une demande d'enregistrement de marque dont le
contenu est fixé par voie réglementaire, mentionnant
l'énumération claire et complète des produits ou services pour lesquels l'enregistrement de la marque est
demandé 10,
è quatre reproductions du modèle de la marque en
noir et blanc,
è quatre reproductions du modèle de la marque en
couleur en cas de revendication de couleurs,
è la reproduction de la marque sur film transparent,
è la justification des droits exigibles,
è une procuration du mandataire si le déposant est
représenté.
(4) Institut National Algérien de la Propriété Industrielle : http://www.inapi.org
(5) Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale : http://www.ompic.org.ma
(6) Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle : http://www.innorpi.tn
(7) Période durant laquelle toute personne ayant fait un premier dépôt d'une demande d'enregistrement de marque peut déposer des demandes
subséquentes pour la même marque et les mêmes produits/services tout en bénéficiant de la date de dépôt de la première demande. Les dépôts
effectués par des tiers pendant ce délai sont inopposables.
(8) Dernière année pour laquelle les statistiques de dépôts de marques nationales sont connues simultanément pour les trois pays du Maghreb.
(9) Formulaire disponible à l'adresse suivante : http://www.inapi.org/site/formulaire%2001.php
(10) Formulaire à télécharger à l'adresse suivante : http://www.ompic.ma/ompic.php?lang=2&id_rub=79 ou formulaire interactif disponible à
l'adresse suivante : http://www.ompic.ma/ompic.php?lang=2&id_rub=68
Répartition des demandes d'enregistrement de marques
par principaux pays déposants (2006)
procéder à un dépôt international auprès de
l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle 16
en désignant le pays où la protection est souhaitée. La
Tunisie n'étant plus membre de l'Arrangement, seul
un dépôt tunisien auprès de l'INNORPI est envisageable pour protéger une marque dans ce pays.
Droits accordés au titulaire de la marque
Sources : INAPI, OMPIC ; graphique : IRPI
En Tunisie :
è cinq exemplaires de la marque ne dépassant pas
10 cm de côté 11,
è une quittance de paiement des redevances de
dépôt à l'INNORPI (le paiement s'effectue sur place),
è une liste des produits et/ou services pour lesquels
la marque est ou sera utilisée,
è un pouvoir, le cas échéant, pour le mandataire,
è l'indication que le déposant revendique le droit de
priorité attaché à un précédent dépôt à l'étranger, s'il
y a lieu.
Le titulaire d'une marque peut interdire sa reproduction, son usage ou son apposition, même avec
l'adjonction de mots tels que "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que la
suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée. De plus, s'il existe un risque de
confusion, le titulaire peut interdire, sauf autorisation
de sa part, la reproduction, l'usage ou l'apposition de
la marque pour des produits similaires à ceux couverts par sa marque, ainsi que l'imitation de sa
marque ou l'usage d'une marque imitée pour des
produits similaires.
La marque est protégée pour une durée de 10 ans.
Sous réserve qu'elle n'ait pas été modifiée ou étendue
à d'autres produits ou services, il est possible de
renouveler la marque à l'infini. Le cas échéant, un
nouveau dépôt est nécessaire.
Analyses
Graphique 2
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L’interview !
Stratégies d’acquisition et de protection des marques au Maghreb
Mesures à la frontière
À la demande du titulaire d'un droit de propriété
intellectuelle, les autorités douanières de chacun des
trois pays peuvent retenir pendant dix jours des
marchandises importées, exportées ou en transit,
soupçonnées de contrefaçon. Le titulaire, notifié de la
retenue par les douanes ou par son mandataire qui
fait office d'intermédiaire, doit à l'issue des dix jours
(11) Formulaire de dépôt disponible à l'adresse suivante :
http://www.innorpi.tn/fr/texte_s_s_rub.asp?table=tab_s_s_rubrique&narticle=1020&nomrubrique=Propriété%20industrielle&nom_s_srubrique=La%
20protection%20des%20marques%20de%20fabrique%20de%20commerce%20et%20de%20services
(12) http://www.wipo.int/classifications/nice/fr
(13) Pour davantage de détails sur l'importance de la recherche d'antériorités en France, voir la fiche pratique sur le site de l'IRPI :
http://www.irpi.ccip.fr/pages/index.asp?id=97&id_arbo=190&arbo
(14) Les trois pays sont membres du Traité de Nairobi concernant la protection du symbole olympique.
(15) http://www.wipo.int/treaties/fr/registration/madrid/
(16) http://www.wipo.int/portal/index.html.fr ; ce dépôt peut également être effectué par l'intermédiaire de l'administration du pays d'origine.
(17) Sur cette question, voir également l'interview de P. Van Eeckout réalisée par C. Druez-Marie pour l'IRPI : "Algérie, Maroc, Tunisie : quelles
réponses en matière de lutte contre la contrefaçon de marques ? ", Accomex n° 87, mai/juin 2009, p. 53 ; voir aussi, C. Druez-Marie (2009),
"La propriété intellectuelle en Algérie : une protection à l'épreuve de la réalité", in L'Algérie, un marché dynamique aux portes de l'Europe, CCIP, Coll.
Prospective et Entreprise, n° 6 (juin). Ces documents sont disponibles sur http://www.boutique.ccip.fr
Zoom sur ...
L'Algérie et le Maroc étant parties à l'Arrangement de
Madrid concernant l'enregistrement international des
marques 15, il est possible pour un déposant français
de ne pas effectuer de dépôt national mais de
Malgré une protection de la marque qui semble solide
en théorie, la pratique est tout autre, obligeant ainsi les
titulaires à anticiper et réagir promptement lorsque leur
marque est contrefaite. Aussi, tous les moyens et actions
prévus pour lutter contre la contrefaçon doivent-ils être
sérieusement étudiés par les entreprises soucieuses de
faire respecter leurs droits 17.
En pratique
COMMENT DÉFENDRE SA MARQUE AU MAGHREB ?
Dans les trois pays, l'enregistrement produit ses effets
à compter de la date de dépôt de la demande. Les
coûts pour déposer une marque nationale dans trois
classes de produits ou de services 12 sont sensiblement les mêmes : en moyenne, 106 euros au Maroc,
180 euros en Algérie et en Tunisie (hors honoraires
d'avocat ou du mandataire). Attention : les instituts ne
vérifient pas la disponibilité de la marque dont l'enregistrement est demandé. Aussi, faut-il penser à faire
une recherche d'antériorités 13 pour s'assurer qu'il n'y a
pas de risque à choisir un signe identique ou similaire
à une marque, ou tout autre signe distinctif, déjà
déposé 14.
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Accomex n° 88 - Relations Sud-Sud
ouvrables, sous peine que les marchandises soient
relâchées, être en mesure de justifier qu'il a introduit
une action en justice ou que des mesures conservatoires ont été ordonnées par un tribunal. La
constitution de garanties financières est souvent exigée pour couvrir la responsabilité du demandeur au
cas où les marchandises seraient authentiques. Cette
demande d'intervention doit être renouvelée tous les
ans. En pratique, le titulaire fournit aux douanes une
copie des marques pour lesquelles il souhaite qu'une
surveillance soit exercée. Les coûts d'une telle mesure
sont fonction du nombre de marques à surveiller et de
classes dans lesquelles ces marques sont enregistrées. Il est donc recommandé de cibler les classes
pour lesquelles les marques sont effectivement
commercialisées.
En Algérie et en Tunisie, les douaniers peuvent
également retenir à leur initiative des marchandises
soupçonnées de contrefaçon, mais seulement
pendant trois jours. Dès que le titulaire en a été
notifié, il doit déposer une demande d'intervention,
sous peine que la retenue soit levée à l'expiration du
délai de trois jours.
Action en contrefaçon
Chacune des lois maghrébines sanctionne l'atteinte
portée aux droits du propriétaire d'une marque sur le
fondement de la responsabilité civile (pour obtenir
réparation du préjudice) et de la responsabilité pénale
(pour faire sanctionner les agissements) de l'auteur
de la contrefaçon.
Notons qu'au Maroc, lorsque le produit contrefaisant
est offert, mis en vente, reproduit, utilisé ou détenu à
cette fin, par une personne autre que le fabriquant de
ce produit, la responsabilité n'est engagée que si les
faits ont été commis en connaissance de cause.
La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens
(constat d'huissier ou d'agent de la police judiciaire,
par exemple) et, notamment, à l'image de la procédure qui est aujourd'hui généralisée en Europe, par la
saisie-contrefaçon, à l'initiative du titulaire des droits
ou des douaniers. La saisie doit être autorisée par
ordonnance du président du tribunal compétent. Elle
peut consister en une description détaillée, avec ou
sans prélèvement d'échantillons, ou une saisie réelle
et provisoire des produits soupçonnés de contrefaçon
(limités aux échantillons nécessaires pour prouver la
contrefaçon). À défaut pour le titulaire d'avoir introduit
une action judiciaire dans un délai de 15 jours
(30 jours en Algérie) à partir du jour où la saisie ou la
description est intervenue, la saisie ou la description
est nulle.
Enfin, la nouvelle loi tunisienne institue une procédure
spécifique de constat de la contrefaçon à l'initiative
des agents de contrôle économique qui peuvent, sur
procès-verbal, saisir provisoirement des produits suspectés d'être contrefaisants 18. À côté du recours aux
tribunaux judiciaires, la Tunisie offre également la possibilité de recourir à l'arbitrage ou à un autre mode de
règlement alternatif des conflits.
Sanctions
La nouvelle loi tunisienne accroit la pénalisation de la
contrefaçon, et notamment la peine minimale :
l'amende est désormais fixée à 10 000 dinars (soit
environ 5 290 euros) contre 5 000 dinars auparavant.
En cas de récidive, l'amende est doublée et un emprisonnement d'un à six mois peut être prononcé.
La contrefaçon est passible, en Algérie, d'un
emprisonnement d'un mois à un an et/ou d'une amende
de 500 000 à 2 millions de dinars (environ 5 600 à
22 300 euros) lorsque la marque n'a pas été apposée
sur le produit mais sur l'emballage ou le contenant, ou
lorsque le contrefacteur a sciemment vendu ou mis en
vente un ou plusieurs produits sans marque. Tout
contrefacteur est sinon passible d'un emprisonnement
de six mois à deux ans et/ou d'une amende de 2,5 à
10 millions de dinars (environ 24 000 à 96 000 euros)
avec fermeture temporaire ou définitive de l'établissement, confiscation des objets, instruments et outils
utilisés dans l'infraction, et destruction des produits.
Enfin, le Maroc prévoit une peine d'emprisonnement
de deux à six mois et/ou une amende de 50 000 à
500 000 dirhams (environ 4 400 à 44 000 euros) en
cas de contrefaçon à l'identique, par l'apposition de
mots tels que "formule, façon, système, recette, imitation, genre", ou la détention en connaissance de
cause de contrefaçons pour être vendues, mises en
vente, fournies ou offertes. En cas de contrefaçon par
imitation, d'un usage d'une marque portant des indications propres à tromper l'acheteur, de la détention
en connaissance d'une marque frauduleusement imitée, ou enfin de la vente, mise en vente, ou offre
intentionnelle de produits contrefaisants, la peine prévue est un emprisonnement d'un à six mois et/ou une
amende de 25 000 à 250 000 dirhams (environ
2 200 à 22 000 euros). La confiscation et la destruction des marchandises et outils ayant servi à leur
fabrication peuvent être ordonnées par le juge. Le tribunal de commerce a compétence exclusive pour
connaître des actions en contrefaçon.
En pratique, les réparations octroyées sont plutôt faibles dans ces pays mais la destruction des produits
contrefaisants est systématiquement prononcée.
(18) La saisie ne peut excéder un mois ; elle est toutefois susceptible d'un seul prolongement par le Procureur de la République pour la même durée,
afin de permettre au titulaire d'intenter une action judiciaire. Les agents ont également la possibilité d'introduire eux-mêmes une action en contrefaçon
à laquelle peut se joindre la victime. Dans les deux cas, la saisie cesse ensuite de plein droit sans aucune formalité.