marques: les nouveautes legislatives en 2013

MARQUES: LES NOUVEAUTES LEGISLATIVES EN 2013
Paris, le 14 Octobre 2013
Par Caroline HUGUET-BRAUN
Conseil en Propriété Industrielle,
Et Evelyne ROUX
Associée,
Cette année a été fructueuse en matière de modification de législations nationale et étrangère
qui peuvent impacter directement vos portefeuilles de marques à l’avenir. La Polynésie
Française, l’Union Européenne, l’Inde, le Rwanda, le Mexique, les Comores sont autant de
territoires pour lesquels vous devez vous demander si vous avez besoin d’y être protégé par un
dépôt de marque.
Commençons par vos droits français :
 Vous êtes intéressés si vous avez ou êtes susceptible d’avoir une activité en Polynésie
Française
Pour rappel une marque française couvre les départements et territoires d’Outre-Mer (DROM), à
savoir la Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique, Mayotte et La Réunion ; et les
Collectivités d’Outre-Mer (COM), à savoir Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna, SaintBarthélemy, Saint-Martin, Nouvelle-Calédonie.
Depuis la loi organique de 2004 portant statut autonome, la Polynésie française avait en charge
d’assurer la protection de la propriété industrielle sur son territoire. Toutefois, aucune mesure
n’avait été mise en place. Aussi, un doute subsistait sur la réelle portée d’un droit français sur
ce territoire. La Polynésie Française vient, en collaboration avec l’INPI, d’émettre une nouvelle
loi permettant d’y voir plus clair.
Selon cette loi :
tous les droits déposés avant le 3 mars 2004 ont une protection étendue
automatiquement à la Polynésie Française.
er
 Les droits déposés entre le 3 mars 2004 et le 31 août 2013 et encore en vigueur le 1
septembre 2013, peuvent avoir une protection étendue à la Polynésie française en

1
déposant une demande de reconnaissance qui peut être faite jusqu’au 1er septembre
2015.
 Il n’y a pas à ce jour la possibilité de déposer des marques en Polynésie Française. Un
système local devrait être mis en place dans le courant de l’année prochaine.
Nous vous invitons dès maintenant à nous indiquer si vous avez ou pourriez avoir intérêt à
avoir une protection sur ce territoire soit afin d’étendre vos droits déposés entre le 3
mars 2004 et le 31 août 2013 soit pour nous permettre de déposer vos nouvelles marques
ou modèles dès que la possibilité nous sera offerte sur ce territoire, si vous n’en disposez
pas aujourd’hui. A noter que ces modifications concernent aussi bien les marques que les
modèles et les brevets !
Au niveau Communautaire :
 Vous êtes intéressés si vous avez des marques communautaires
Depuis le 1er juillet 2013, la Croatie est devenue membre de l’Union Européenne.
Ainsi, aujourd’hui l’Union Européenne couvre 28 pays : l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la
Bulgarie, Chypre, la Croatie, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la France, la Grèce,
la Hongrie, l'Irlande, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la
Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovaquie, la
Slovénie et la Suède.
Cette nouvelle adhésion n’est pas sans conséquence sur vos droits. En effet, comme pour les
pays précédents auxquels la marque communautaire a été étendue, il convient de régler le sort
des marques communautaires déjà enregistrées et qui seraient susceptibles de rencontrer des
obstacles tenant aux règles ou aux droits nationaux croates. Ainsi toute marque communautaire
déjà enregistrée ne pourra pas être contestée, ni sur la base de motifs absolus de refus (par
exemple si la marque est descriptive en langue croate) ni sur la base de motifs relatifs de refus
basés sur des marques antérieures nationales croates ou des marques internationales désignant
la Croatie. Toutefois, l'utilisation, en Croatie, d'une marque communautaire pourrait
éventuellement être interdite par des propriétaires de marques identiques ou similaires
antérieures ayant des effets en Croatie.
En outre, un droit exceptionnel d’opposition a été mis en place : ainsi les marques déposées
entre le 1er janvier et le 30 juin 2013 peuvent faire l’objet d’opposition sur la base de droits
antérieurs croates.
Par ailleurs, une réforme de la marque communautaire est en discussion. Bien que ce système
soit considéré par les professionnels comme efficace, des mesures d’harmonisations des
législations des pays membres, de modernisation du système actuel et de renforcement de la
lutte contre la contrefaçon notamment par l’introduction de la possibilité pour les douaniers
d’intervenir sur les marchandises en transit, sont en cours actuellement. Seront-elles admises
avant l’élection du futur Parlement au printemps 2014, comme vient de l’être la directive tabac
qui fort heureusement ont rejeté le projet de « paquet neutre » pour les cigarettes qui aurait
conduit à une suppression quasi-totale de la marque, même si les messages sanitaires resteront
prépondérants ?
2
Le système de marque internationale a, lui aussi, connu des modifications.
 Vous êtes intéressés si vous avez ou pourriez avoir une activité au Rwanda, Inde ou
Mexique.
3 nouveaux pays ont adhérés à la marque internationale : le Mexique (entré en vigueur le 19
février 2013), l’inde (entré en vigueur le 8 juillet 2013) et le Rwanda (entré en vigueur le 17
août 2013).
Par ailleurs, l’étendue de la marque internationale est de plus en plus importante : aujourd’hui
à 91 membres, elle devrait dépasser les 100 membres d’ici fin 2015. Les pays à l’étude sont les
suivants :
Afrique du Sud, Costa Rica, Brésil, République Dominicaine, Trinidad et Tobago, l’Indonésie, le
Laos, le Cambodge, la Malaisie, Myanmar, la Thaïlande.
En outre, un lien avec l’ARIPO (9 pays africains de langue anglaise) est à l’étude.
Pour rappel, le système de la marque internationale présente plusieurs avantages dont un dépôt
et renouvellement uniques, une extension à de nouveaux pays à l’infini et ainsi des coûts de
protection diminués et une gestion facilitée du portefeuille de marques.
Enfin, concernant l’Afrique :
 Vous êtes intéressés si vous avez ou êtes susceptible d’avoir une activité en Afrique
francophone :
L’OAPI (Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle) compte un nouveau membre depuis
le 25 mai 2013 : les Comores. Ainsi l’OAPI compte aujourd’hui 17 membres: Benin, Burkina Faso,
Cameroun, Centrafrique, Congo, Côte d’ivoire, Gabon, Guinée, Guinée Bissau, Guinée
Equatoriale, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad, Togo et l’Union des Comores.
Cette adhésion ayant pris effet le 25 mai 2013, toute nouvelle demande de marque, déposée
après cette date auprès de l’OAPI, inclura l’Union des Comores.
En outre, l’adhésion de l’Union des Comores peut avoir des conséquences sur vos protections
existantes locales.
En effet, les marques déposées avant le 25 mai 2013 en OAPI ne couvrent pas l’Union des
Comores. Il est toutefois possible d’étendre leur protection à cet Etat par une simple demande
de prolongation et le paiement d’une taxe. A noter toutefois, que le renouvellement de vos
droits en OAPI impliquera automatiquement une extension à l’Union des Comores.
Réciproquement, les marques déposées avant le 25 mai 2013 en Union des Comores ne couvrent
pas automatiquement tous les pays de l’OAPI. Toutefois, leur protection peut être étendue d’ici
le 25 janvier 2015 à tous les Etats membres par une demande de prolongation et le paiement
d’une taxe.
Cette adhésion a bien entendu également un impact sur vos modèles et vos brevets !
3
Toutes ces modifications législatives sont l’occasion d’auditer votre portefeuille de marques
pour examiner si vos droits sont valablement protégés dans vos pays d’intérêt.
Par Caroline HUGUET-BRAUN ([email protected]), Conseil en Propriété Industrielle
Et Evelyne ROUX ([email protected]), Associée
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